药品专利案例

氨氯地平对映体的拆分

admin — Fri, 06 Aug 2021 06:09:28 +0000

氨氯地平对映体的拆分 admin 周五, 08/06/2021 - 14:09

专利无效决定书

专利无效决定书:

发明创造名称氨氯地平对映体的拆分外观设计名称
决定号 WX7955 决定日 2005-12-21 00:00:00.0
委内编号 4W01043,4W01036 优先权日
申请（专利）号 00102701.8 申请日 2000-02-21 00:00:00.0
复审请求人无效请求人
授权公告日 2003-01-29 00:00:00.0 审定公告日
专利权人张喜田主审员李彦涛
合议组组长李越参审员叶娟
国际分类号 C07D211/88 外观设计分类号
法律依据中国专利法第22条第3款、26条第4款、33条
决定要点如果现有技术在整体上不存在将本专利与最接近的现有技术的区别特征应用到该最接近现有技术中以解决其存在的技术问题的启示，那么，本专利的技术方案就不是显而易见的。
全文一、案由本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2003年1月29日公告的、名称为“氨氯地平对映体的拆分”的第00102701.8号发明专利权（下称本专利），其申请日为2000年2月21日，专利权人为张喜田。该专利授权公告的权利要求如下: “1.一种从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25。 2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：在DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)条件下，所述用含DMSO-d6的有机溶剂是可以使含DMSO-d6配合物发生沉淀差异的溶剂，这些熔剂是水、亚砜类、酮类、酰胺类、酯类、氯代烃以及烃类化合物。 3.根据上述任一权利要求所述的方法，其特征在于：沉淀的配合物是(S)-(-)-氨氯地平-半-D-酒石酸-单-DMSO-d6配合物或(R)-(+)-氨氯地平-半-L-酒石酸-单-DMSO-d6 配合物。” 针对上述专利权，石家庄制药集团欧意药业有限公司(下称请求人I)于2005年3月21日向专利复审委员会提出无效宣告请求，以本专利不符合专利法第22条第3款的规定为由，请求宣告本专利全部权利要求无效，请求人I提交了下述附件: 证据1：第95192238.6号发明专利说明书，授权公告日为2001年6月13日，复印件共11页。请求人I认为本专利权利要求1与证据1的技术方案相比，区别仅在于证据1使用的是DMSO，本专利使用的是DMSO-d6，但是DMSO与DMSO-d6化学性质相同，因而使用DMSO-d6替代DMSO没有理由影响化学反应的结果，反而增加了试剂成本；本专利权利要求2相对于证据1的权利要求2－4，本专利权利要求3相对于证据1的权利要求10、11也均不具备创造性。针对上述专利权，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司(下称请求人II)于2005年3月21日向专利复审委员会提出无效宣告请求，以本专利权利要求1－3不符合专利法第22条第3款的规定为由，请求宣告本专利全部权利要求无效。其理由与请求人I完全相同，且同样提交了上述证据1作为证据。经形式审查合格后，专利复审委员会受理了上述两个请求，于2005年3月21日向请求人I和II以及专利权人（下称被请求人）发出《无效宣告请求受理通知书》，并将《专利权无效宣告请求书》及所附文件的副本转送给被请求人，要求其在指定的期限内答复，同时成立合议组对本无效请求案进行审理。被请求人于2005年4月6日针对请求人I作出答复，认为本专利具备创造性。同时，被请求人提交了本专利在美国的授权文本作为反证，即：反证1：US6646131B2的首页，公开日2003年11月11日。 2005年4月20日，请求人II提交了补充意见陈述书，增加以专利法第26条第4款和33条作为无效理由。请求人II认为：（1）权利要求1中“……其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25”的含义为0.25：1，而说明书第1页倒数第6行的记载“氨氯地平和酒石酸的摩尔比大约是1：0.25”，显然权利要求书没有以说明书为依据；（2）授权文本说明书与原始公开文本说明书相比，增加了“拆分氨氯地平的过程是，在手性助剂六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）或含DMSO-d6 ……而分别沉淀”的内容（参见授权说明书第1页倒数第3行至第2页第2行），该修改不符合专利法第33条的规定。同时请求人II提交了如下附件：证据2：第00102701.8号发明专利申请公开说明书（即本专利公开文本）复印件，公开日2000年9月27日，共6页。 2005年9月21日，本案合议组向请求人I、请求人II和被请求人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，告知各方当事人专利复审委员会拟定于2005年11月3日上述该专利权的无效请求进行口头审理。同时将请求人II于2005年4月20日提交的意见陈述书及附件的副本转交给被请求人，将被请求人于2005年4月6日提交的意见陈述书及附件的副本转交给请求人I。 2005年11月3日，口头审理如期进行，请求人I、II与被请求人均出席了口头审理。庭审过程中，合议组就本案的无效理由及证据逐一进行了调查，双方当事人充分陈述了各自的意见。请求人I、II当庭提交了盖有“国家知识产权局专利检索中心副本认证专用章”的第95192238.6号发明专利申请公开说明书（即证据1所述专利的公开文本）复印件1份，共11页，被请求人对该证据的真实性表示无异议。被请求人当场提交了一份实审程序中对于第一次审查意见通知书的答复的复印件，共7页（下称反证2），以及一份答辩词，请求人对于被请求人提交的反证2的真实性表示无异议。合议组当庭将上述当庭提交的文件副本转送对方当事人。口审之后，请求人I和请求人II均在2005年11月8日提交了意见陈述书，重申了其在口头审理中的观点。至此，合议组认为本案的事实清楚，可以作出审查决定。二、决定的理由 1．关于证据证据1是第95192238.6号中国专利说明书，其公告日为2001年6月13日，晚于本专利的申请日，本身不能用于评价本专利的创造性。但是请求人于口审时当庭提交了证据1所述专利的公开文本，即第95192238.6号中国专利申请公开说明书，其公开日为1997年3月5日，由于该复印件经国家知识产权局专利检索中心认证，并且被请求人对其真实性明确表示无异议，合议组对其真实性予以肯定。同时，考虑到请求人I、II在提出无效宣告请求时已经提交了其相应的授权文本即证据1，且被请求人对此未持异议，故合议组不将上述公开文本视为新证据，认为其可以用于评价本专利创造性。下文中将该公开文本称为证据1’。证据2是本专利公开文本，合议组经依职权调查后对其真实性予以认可。反证1为本专利在美国的授权文本的首页复印件，被请求人证明本专利在美国获得授权，因本案按照中国专利法及其实施细则进行审查，故反证1与本案缺乏关联性；反证2为被请求人提交的本专利在实审程序中的审查资料，请求人对其真实性无异议，故合议组对其真实性予以认可。 2．专利法第33条专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。本专利授权文本的说明书第1页最后一段至第2页第一段“拆分氨氯地平的过程是……而分别沉淀”在证据2的说明书相应位置中没有这样的记载。但是在证据2以及申请日提交的权利要求书中，权利要求1的记载与之实质相同，所以，这一修改是将权利要求书中相应的部分补入到了说明书中；至于在授权文本说明书第1页倒数第1－3行中有关氨氯地平和酒石酸分别溶解，然后搅拌混合的内容，可以在附件2以及申请日提交的说明书的实施例1中看到，所以上述修改没有超出原申请文件公开的范围，符合专利法第33条的规定。 3．专利法第26条第4款专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。本专利权利要求1中记载“氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25”，即氨氯地平：酒石酸＝0.25：1，说明书第1页倒数第6行的记载为“氨氯地平和酒石酸的摩尔比大约是1：0.25”，二者相矛盾，请求人II据此认为权利要求1得不到说明书支持。对此合议组认为：（1）说明书中实施例1中明确指出酒石酸为0.25摩尔当量，即氨氯地平：酒石酸为1：0.25，另外，也可通过换算进行验证：(R,S)-氨氯地平使用量为5g，换算为0.01221mol，D-酒石酸为0.458g，换算为0.00305，两者之比约为1：0.25；（2）说明书第2页第2段记载“除去沉淀物后的母液可以用0.25当量相反极性的酒石酸处理，相反剂型的氨氯地平及其酒石酸和DMSO-d6配合物可生成沉淀”，从这一操作，本领域普通技术人员可以推论：氨氯地平：酒石酸应为1：0.25；（3）被请求人是在本案审查过程中将原公开文本的权利要求5的附加技术特征并入权利要求1中形成了授权文本中的权利要求1，而考察本专利的公开文本（即证据2），其权利要求5的记载为“……每摩尔氨氯地平应用L-或D-酒石酸大约0.25摩尔”，其含义为氨氯地平：酒石酸应为1：0.25。综上，合议组认定，本专利权利要求1中所记载的氨氯地平与酒石酸的摩尔比为0.25属于申请文件修改过程中形成的明显笔误，作为所属领域技术人员根据说明书的内容可以直接得到其正确含义为1：0.25，故由此反而说明该权利要求是以说明书为依据的。在口审过程中，关于专利法第26条第4款，请求人又增加了如下请求无效的事实：权利要求1涉及4个反应，即分别在DMSO-d6中和含有DMSO-d6的有机溶剂中进行的S-氨氯地平与D-酒石酸的反应，和分别在DMSO-d6中和含有DMSO-d6的有机溶剂中进行的R-氨氯地平与L酒石酸的反应，但实施例1和4仅公开了其中两个：氨氯地平与D-酒石酸及DMSO-d6的反应制得(S)-(-)-氨氯地平-半-D-酒石酸-单DMSO-d6配合物，以及氨氯地平与D-酒石酸在含有DMSO-d6的有机溶剂中反应制得(S)-(+)-氨氯地平-半-D-酒石酸-单DMSO-d6配合物，其他实施例2、3和5则与权利要求无关。因此权利要求1得不到说明书支持。合议组认为：对于说明书的理解应该从整体上进行考察，而不能仅限于实施例。说明书第1页最后一段记载的是“拆分氨氯地平的过程是，在手性助剂六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）或含DMSO-d6的有机溶剂中分别溶解氨氯地平和酒石酸，氨氯地平同D-或L-酒石酸反应……”，该记载清楚的表明氨氯地平可以与D-或L-酒石酸结合，且该反应可以在DMSO-d6或含DMSO-d6的有机溶剂中进行；第2页第2段记载“……母液可以用0.25当量相反极性的酒石酸（如首先用的是L-酒石酸，现在则用D-酒石酸）处理，相反极性的氨氯地平及其酒石酸和DMSO-d6配合物可生成沉淀”，该记载已经清楚地表明了除实施例中明确记载的S-氨氯地平可以与D-酒石酸反应生成沉淀外，R-氨氯地平也可以与L-酒石酸反应生成沉淀。所以，权利要求1能够得到说明书的支持，符合专利法第26条第4款的规定。 4．专利法第22条第3款专利法第22条第3款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。如果现有技术在整体上不存在将本专利与最接近的现有技术的区别特征应用到该最接近现有技术中以解决其存在的技术问题的启示，那么，本专利的技术方案就不是显而易见的。本专利权利要求1涉及一种氨氯地平对映体拆分的方法，其使用了手性助剂，证据1’也公开了一种氨氯地平对映体的拆分方法，其使用的手性助剂为DMSO，两者比较，其区别在于所用的手性助剂不同。关于技术效果，从本专利说明书以及反证2中可以看出，本专利的技术方案可以达到比证据1’更高的光学纯度和收率，例如本专利说明书中指出：“六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）是一种比DMSO还好的手性助剂，其光学纯度可达100％e.e.，并且收率也相当高”，反证2中通过多个对比试验验证了上述本专利相对于证据1’产生的有益效果，所以，本专利要解决的技术问题是通过改变手性助剂，提高氨氯地平对映体的光学纯度和收率。请求人提供的证据1’记载的是使用DMSO作为手性助剂对氨氯地平进行拆分，但是证据1’并没有记载使用DMSO-d6进行拆分的技术内容，也没有给出采用DMSO-d6替换DMSO作为手性助剂可以提高拆分对映体的光学纯度的启示。本领域公知的是，现有技术中DMSO-d6的用途主要在于核磁共振分析领域，用于避免质子对于分析的影响，因此，也没有证据证明现有技术中存在这样的启示，即手性助剂经氘代之后有助于提高产品的光学纯度。口审过程中，请求人提出了如下观点：本专利的纯度与收率与证据1’相比，差别不大，比如证据1’实施例9与本专利实施例1的收率和纯度的差别并不大，可以认为是测量误差，并对本专利光学纯度可以达到100％表示了怀疑。合议组认为：虽然请求人在口审过程中陈述了上述观点，但没有提供确切的证据来证明其观点；同时，合议组也注意到，例如证据1’的各实施例中，光学纯度多数在97％到98.5％之间，仅实施例9的光学纯度为>99.5％，而本专利的光学纯度多在99.5％以上，反证2进行的对比试验则可以更加清晰地反映出本专利在效果上的优势，故通过对本专利和反证2的考查，从总体上看，本专利的技术方案是有利于提高光学纯度的，因而也是有积极效果的。所以，权利要求1符合专利法第22条第3款的规定。在权利要求1相对于证据1’具备创造性的前提下，其从属权利要求2、3也均具备创造性。基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。三、决定维持第00102701.8号发明专利权有效。当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

行政诉讼终审判决书:

北京市高级人民法院
行政判决书
（2007）高行终字第68号

  上诉人（原审第三人）张喜田，男，汉族，1947年6月21日出生，吉林省天风制药有限公司总经理，住吉林省长春市朝阳区立信胡同27-2号。
  委托代理人陈文平，北京市金杜律师事务所律师。
  委托代理人徐静，北京市金杜律师事务所律师。
  上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10－12层。
  法定代表人廖涛，副主任。
  委托代理人李彦涛，该委员会审查员。
  委托代理人张鹏，该委员会审查员。
  被上诉人（原审原告）石家庄制药集团欧意药业有限公司，住所地河北省石家庄市辖区中山西路276号。
  法定代表人王瑞琦，总经理。
  委托代理人李红团，女，汉族，1966年9月19日出生，石家庄制药集团欧意药业有限公司法律顾问，住北京市海淀区龙翔路2楼909号。
  委托代理人孙京国，男，汉族，1962年11月30日出生，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司职员，住河北省石家庄市桥西区新石南路247号7栋3单元401室。
  被上诉人（原审原告）石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司，住所地河北省石家庄市新石北路368号。
  法定代表人蔡东晨，董事长。
  委托代理人李红团，女，汉族，1966年9月19日出生，石家庄制药集团欧意药业有限公司法律顾问，住北京市海淀区龙翔路2楼909号。
  委托代理人孙京国，男，汉族，1962年11月30日出生，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司职员，住河北省石家庄市桥西区新石南路247号7栋3单元401室。
  上诉人张喜田、国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）因专利无效行政纠纷，不服北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第810号行政判决，向本院提起上诉。本院2007年3月5日受理后，依法组成合议庭，于2007年4月10日公开开庭进行了审理。上诉人张喜田及其委托代理人陈文平、徐静，上诉人专利复审委员会的委托代理人李彦涛、张鹏，被上诉人石家庄制药集团欧意药业有限公司（简称欧意公司）和石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司（简称中奇公司）共同委托代理人李红团、孙京国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
  北京市第一中级人民法院认定，本案涉及国家知识产权局于2003年1月29日授权公告的名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利（简称本专利），申请日为2000年2月21日、专利权人为张喜田。针对本专利，欧意公司、中奇公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不符合专利法第二十二条第三款的规定。2006年4月1日，专利复审委员会作出第7955号无效宣告请求审查决定（简称第7955号决定），宣告本专利权利要求1和权利要求3引用权利要求1的部分无效，维持权利要求2和权利要求3引用权利要求2的部分有效。欧意公司、中奇公司不服第7955号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
  北京市第一中级人民法院认为，将本专利权利要求1与对比文件相比，二者的区别特征仅在于所使用的手性助剂不同，本专利权利要求1使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的溶剂，而对比文件使用DMSO或者含有DMSO的溶剂。由于DMSO-d6和DMSO的化学性质相同、其他性质相近，在对比文件所公开的使用DMSO作为手性助剂拆分氨氯地平对映体的情况下，本领域技术人员容易想到与之性质相近的DMSO-d6也能用于拆分氨氯地平对映体，并替代DMSO从而得到本专利权利要求1的技术方案。从技术效果来看，对比文件实施例9的光学纯度约为99.5％，本专利权利要求1对应的光学纯度约为99.9％，二者的收率基本相同。即使参考不同条件下的试验结果，从得到的数据可以看出，本专利权利要求1相对于对比文件来说，其光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，因此本专利相对于对比文件并未取得意料不到的技术效果。
  权利要求2从属于权利要求1，其附加技术特征有两个：DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)；溶剂是水、亚砜类、酮类、酰胺类、酯类、氯代烃以及烃类化合物。对于溶剂的限定，对比文件已经公开。对于“DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)”的技术特征，对比文件已经公开手性助剂要有足够量，在此基础上，对于本领域技术人员来说，要得到更好的拆分效果，容易想到手性助剂的含量应当大于或者等于被拆分的氨氯地平，这也得到教科书的印证。因此DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)的技术特征是容易想到的。因此在其引用的权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2也不具备创造性。
  权利要求3从属于权利要求1或者权利要求2，其附加的技术特征为“沉淀的配合物是(S)-(-)-氨氯地平-半-D-酒石酸-单-DMSO-d6配合物或(R)-(+)-氨氯地平-半-L-酒石酸-单-DMSO-d6 配合物”，对比文件也公开了沉淀生成物，其与权利要求3的区别仅在于DMSO和DMSO-d6，该区别是由于所使用手性助剂的不同而直接造成的。因此在权利要求1和权利要求2不具备创造性的情况下，权利要求3也不具备创造性。
  综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，北京市第一中级人民法院判决：一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第7955号无效宣告请求审查决定；二、宣告专利号为00102701.8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利全部无效。
  张喜田、专利复审委员会不服原审判决，向本院提起上诉。张喜田上诉请求撤销原审判决，撤销专利复审委员会第7955号决定中关于本专利权利要求1和权利要求3引用权利要求1的部分无效的内容，维持本专利权利要求1－3有效。其理由为：1、本专利权利要求1的技术方案是非显而易见的并具有显著的进步，具有创造性。从本专利的说明书记载的内容可以得知，本发明专利的技术效果包括：（1）与对比文件相比，提交了拆分对映体的光学纯度；（2）与对比文件相比，本专利具有对水分不敏感的优点；（3）本专利与对比文件相比，可以使用更大量的有机溶剂，意味着拆分工艺的经济效益提高，工艺的可操作性提高。此外，现有技术中不存在用DMSO-d6代替DMSO以获得比对比文件中更好的效果的技术启示，因此，本专利权利要求1具有创造性。2、本专利权利要求1的技术方案具有意料不到的技术效果，从而具有创造性。在本专利实施例1达到光学纯度99.9％，而对比文件实施例9为99.5％。这一差别虽然绝对值不大，但代表了较大的进步。这是因为该领域的数值提高的空间非常有限。而且本专利与对比文件相比，将有害杂质右旋氨氯地平的含量减小了5倍。3、专利复审委员会认定本专利权利要求1无效的法律适用错误。如果权利要求1缺少DMSO-d6含量的技术特征，导致权利要求1包含了不能解决技术问题的技术方案，这不是否定发明的创造性的理由，而是认定权利要求缺乏必要技术特征的理由。专利复审委员会应当适用专利法实施细则第二十一条，而不是专利法第二十二条。4、专利复审委员会对事实认定错误。实际上，本专利权利要求1限定了DMSO-d6含量。权利要求1公开“……或结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀”，这清楚说明反应中存在至少与所要沉淀的氨氯地平等摩尔量的DMSO-d6。
  专利复审委员会上诉请求撤销原审判决，判决维持其第7955号决定。其理由为：1、原审判决用本专利实施例1与对比文件实施例9进行对比不当。欧意公司、中奇公司虽提出过可以用本专利实施例1与对比文件实施例9进行对比，但其目的在于说明这种数值上的差别是误差，从来没有提出过必须用本实施例与对比文件实施例9进行对比的主张。原审判决使用的这一对比方式并没有出现在无效宣告审查程序中，违背了请求原则。2、原审判决认定本专利实施例1的光学纯度99.9％与对比文件实施例9的99.5％相比没有意料不到的效果缺乏依据。判断是否具有出人意料的技术效果，不能仅仅从数值的接近程度来看，在某些技术领域，即使数值很接近也不能简单的认为不具有出人意料的效果。提高对映异构体的纯度，其目的不是为了提高药物的有效性，而使着眼于用药的安全性。上述对比仅从数值上看似乎并不显著，但其杂质含量则变化显著，从0.5％到0.1％。从用药的安全性来讲，降低药物中杂质的含量是非常有意义的，足以导致本专利的氨氯地平比对比文件的氨氯地平的用药安全性显著提高。所以，本专利相对于对比文件纯度的提高并非没有意义。3、原审判决认为用DMSO代替DMSO-d6是容易想到的缺乏依据。DMSO和DMSO-d6相近之处在于其化学形性质，但是两者在极性等分子本身的性质是不同的，现有技术中不存在将一种手性助剂经氘代后即可提高对映体纯度的启示，所以，本领域技术人员不容易想到用DMSO-d6替换DMSO可以提高氨氯地平的纯度。欧意公司、中奇公司服从原审判决。
  本院经审理查明：
  本案涉及国家知识产权局于2003年1月29日授权公告的名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利，其申请日为2000年2月21日、专利号为00102701.8、专利权人为张喜田。本专利授权公告的权利要求书为：
  “1.一种从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25。
  2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：在DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)条件下，所述用含DMSO-d6的有机溶剂是可以使含DMSO-d6配合物发生沉淀差异的溶剂，这些溶剂是水、亚砜类、酮类、酰胺类、酯类、氯代烃以及烃类化合物。
  3.根据上述任一权利要求所述的方法，其特征在于：沉淀的配合物是(S)-(-)-氨氯地平-半-D-酒石酸-单-DMSO-d6配合物或(R)-(+)-氨氯地平-半-L-酒石酸-单-DMSO-d6 配合物。”
  在本专利说明书载明：辉瑞公司（Pfizer）发明了一个氨氯地平对映体的拆分可行方法（W095/25722），其光学纯度和收率都非常高。该方法的关键是同时应用二甲基亚砜（DMSO）及手性试剂酒石酸。本发明指出六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）是一种比DMSO还好的手性助剂，其光学纯度可达100％e.e.，并且收率也相当高。……其中使用的某一溶剂的最大数量是变化的，一个技术熟练的人能够确定这一适当的比例。但DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)。
  本专利附有5个实施例。实施例1由消旋氨氯地平制备左旋氨氯地平配合物和右旋氨氯地平配合物。实验条件为用消旋氨氯地平溶于DMSO-d6中，然后加入0.25摩尔当量L-或D-酒石酸溶于DMSO-d6溶液。过滤后，再用丙酮洗涤，得到理论收率68％的左旋氨氯地平配合物或理论收率55％的左旋氨氯地平配合物，光学纯度均为99.9％。实施例4同实施例1的方法，但DMSO-d6用混合试剂代替，并且DMSO-d6 /氨氯地平≥1（摩尔比），在丙酮溶剂50%的条件下，左旋氨氯地平光学纯度为99.2%，右旋氨氯地平光学纯度为99%。
  本专利审查阶段审查员向张喜田出具的第一次审查意见通知书指出，本专利权利要求1不具有创造性，理由为本专利与前述辉瑞公司第95192238.6号发明专利（简称对比文件）相比，区别仅在于用“氘代DMSO”代替了“DMSO”。由于氘代化合物与非氘代化合物的化学性质是相同的，其区别仅在于一些物理性质如极性等有区别，因此，这种替换的效果实质上是相同的，因而不具备突出的实质性特点。另外，从说明书可以知道，这种替换后对其收率并没有显著的提高，光学纯度也基本相同。也就是说这种替换并没有产生显著的进步，因而不具备创造性。
  针对上述审查意见通知书，张喜田答复：虽然DMSO-d6和DEMO同DMSO的化学性质相同，其它性质相近，但它们并不构成拆分分离的充要条件……用DMSO-d6代替的方案是显而易见的，但其结果是否显而易见则未必。关于本专利与对比文件之间效果，张喜田作了对比，所得到本专利与对比文件的光学纯度分别是99.9％和99.5％，收率分别为68％和67％。对于二者之间的效果，张喜田认为这种改进是很大的，本专利通过提高纯度，减少副作用，取得意想不到的效果。
  针对本专利，欧意公司、中奇公司于2005年3月21日以本专利不符合专利法第二十二条第三款的规定为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了对比文件，即前述辉瑞公司第95192238.6号发明专利说明书，授权公告日为2001年6月13日。
  2005年4月20日，中奇公司增加本专利不符合专利法第二十六条第四款和专利法第三十三条作为无效理由。
  2005年11月3日，专利复审委员会主持进行了口头审理。欧意公司和中奇公司当庭提交了盖有“国家知识产权局专利检索中心副本认证专用章”的辉瑞公司第95192238.6号发明专利申请公开说明书。
  对比文件公开日为1997年3月5日，其公开了由阿罗地平（即氨氯地平）混合物中分离其左旋和右旋异构体的方法，与本专利权利要求1的技术方案相比，二者的区别点在于手性助剂不同，本专利是DMSO-d6，对比文件是DMSO。对比文件还公开了所使用的助溶剂是水或酮、醇、醚、酰胺、酯、氯代烃、腈或烃。对比文件共有11个实施例，其中实施例9与本专利实施例1的试验条件相同，光学纯度＞99.5％，收率为67%；实施例10与本专利实施例4的试验条件相同，光学纯度分别是99.5％和98％，收率为31%。
  2006年4月1日，专利复审委员会作出第7955号决定，认定：（1）关于权利要求1的创造性。本专利权利要求1涉及一种氨氯地平对映体拆分的方法，其使用了手性助剂DMSO-d6或含DMSO-d6的有机溶剂，对比文件也公开了一种氨氯地平对映体的拆分方法，其使用的手性助剂为DMSO或含有它的溶剂，两者比较，其区别仅在于所用的手性助剂不同。就所解决的技术问题而言，从本专利说明书以及反证2中可以看出，本专利的技术方案可以达到比对比文件更高的光学纯度和收率。显然，本专利所要解决的技术问题必须依赖于使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的有机溶剂替换对比文件中的DMSO或含有DMSO的溶剂，但是，对于本领域普通技术人员同样显然的是，要想达到上述的技术效果，DMSO-d6不论是单独、还是含在有机溶剂中都必须以一定量使用，即其含量必须达到一定的范围，并非任意含量（例如痕量）的DMSO-d6都能够解决上述技术问题。由于本专利权利要求1所述的技术方案中并没有对DMSO-d6的含量提出要求，而本专利权利要求1相对于现有技术所解决的技术问题要求DMSO-d6的含量必须达到一定的范围，导致权利要求1实际上包括了不能够解决所述技术问题的技术方案，该部分技术方案相对于现有技术不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此权利要求1不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。（2）关于权利要求2的创造性。权利要求2是权利要求1的从属权利要求，所附加的技术特征为将DMSO-d6与氨氯地平的摩尔比限定为≥1，并且限定了溶剂的种类，其解决的技术问题是提高了氨氯地平对映体的光学纯度和收率。对比文件没有记载使用DMSO-d6进行拆分的技术内容，也没有记载用于拆分氨氯地平的DMSO-d6的用量，更加没有给出采用DMSO-d6替换DMSO作为手性助剂可以提高拆分对映体的光学纯度的启示。本领域公知的是，现有技术中DMSO-d6的用途主要在于核磁共振分析领域。对比文件的各实施例中，光学纯度多数在97％到98.5％之间，仅实施例9的光学纯度为＞99.5％，而本专利的光学纯度多在99.5％以上，从总体上看，本专利的技术方案是有利于提高光学纯度的，因而也是有积极效果的。因此权利要求2具有创造性。（3）关于权利要求3的创造性。权利要求3从属于权利要求1或2，其引用权利要求1所形成的技术方案也没有对所使用的DMSO-d6的含量进行限定，同样不具备创造性；其引用权利要求2所形成的技术方案由于是权利要求2的从属权利要求，在权利要求2具有创造性的前提下，这一部分技术方案具备创造性。基于上述理由，专利复审委员会宣告本专利权利要求1和权利要求3引用权利要求1的部分无效，维持权利要求2和权利要求3引用权利要求2的部分有效。
  上述事实有本专利授权公告说明书、第7955号决定、对比文件、证据1、审查意见通知书、关于第一次审查意见的答复及当事人陈述等证据在案佐证。
  本院认为，本案的核心问题在于本专利权利要求1相对于对比文件是否具有创造性。创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。在涉及化学反应式的化学或药品发明领域中，本领域技术人员无须创造性劳动即可想到用结构、物理化学性质相同或相近的化合物替代现有技术中的相应化合物。在创造性判断中，对于用结构、物理化学性质相同或相近的化合物代替现有技术中的化学反应式的，在用途相同的前提下，具有创造性的必要条件是要有意料不到的效果。此意料不到的效果可以是对已知效果有实质性的改进或提高，或者是在公知常识中没有明确的或不能由常识推论得到的效果。
  本案中，将本专利权利要求1与对比文件相比，二者的区别特征仅在于所使用的手性助剂不同，本专利权利要求1使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的溶剂，而对比文件使用DMSO或者含有DMSO的溶剂。DMSO-d6是与DMSO具有相同化学性质的化合物，在对比文件所公开的使用DMSO作为手性助剂拆分氨氯地平对映体的情况下，本领域技术人员容易想到与之性质相近的DMSO-d6也能用于拆分氨氯地平对映体，并替代DMSO从而得到本专利权利要求1的技术方案。虽然DMSO-d6主要用于核磁共振领域且价格昂贵，在本专利申请日之前也未公开此种替换，但从现有证据来看，并不存在进行这种替换的障碍。本案的关键在于用DMSO-d6代替DMSO对于拆分氨氯地平对映体是否存在意料不到的技术效果。如果存在意料不到的技术效果，则本专利权利要求1具有创造性；反之，则本专利权利要求1不具有创造性。
  意料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，如果专利权人针对无效请求人提出的本专利未取得意料不到技术效果的主张未能提出充分可信的试验数据，则不能认定本专利具有创造性。本案中，对于氨氯地平对映体的拆分，其主要的效果体现在光学纯度和收率，而其中尤以光学纯度为最主要的效果指标。本专利公开了5个实施例，而对比文件公开了11个实施例。对于以试验数据体现出来的效果的比较，应当以相同技术特征最多、试验条件最为相近的情况下的数据进行比较，同时参考不同试验条件下的总体效果。从本专利和对比文件实施例来看，本专利实施例1和4的试验条件分别与对比文件实施例9和10相同，在进行效果的比较时最具有可比性。对比文件实施例9和10的光学纯度均为99.5％，而本专利权利要求1和4对应的光学纯度分别为99.9％和99.2％，对比文件实施例9的收率为67％，而本专利实施例1的收率为68％。由此可见，将DMSO-d6代替DMSO后，这种替换对其收率并没有显著提高，光学纯度也基本相同，本专利部分实施例的光学纯度还低于对比文件，因此，本专利权利要求1相对于对比文件来说，部分实施例的光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，因此本专利相对于对比文件并未取得意料不到的技术效果。专利权人张喜田主张该领域的数值提高的空间非常有限，但其未提交有关证据证明，对其关于本专利权利要求1的技术方案具有意料不到的技术效果的上诉主张，本院不予支持。专利复审委员会关于原审判决用本专利实施例1与对比文件实施例9进行对比不当的上诉主张于法无据，本院不予支持。
  专利的技术效果应当记载在申请日提交的说明书中，应当以记载在本专利说明书中的试验数据为依据。说明书中未披露的技术效果不应用于评价本专利的创造性，专利权人也不得在无效程序中就说明书中未披露的技术效果补充提交效果数据。本案中，专利复审委员会及张喜田均主张本专利与对比文件相比，将有害杂质的含量减小了5倍。此外，张喜田还主张本专利与对比文件相比，本专利具有对水分不敏感的优点，而且可以使用更大量的有机溶剂。由于专利复审委员会及张喜田的上述主张在本专利说明书中均没有记载，超出了说明书记载的内容，本院不予考虑。
  综上所述，本专利权利要求1的技术方案相对于对比文件并不是非显而易见的，且也没有取得意料不到的技术效果，本领域技术人员不需要付出创造性劳动就可以在对比文件的基础上得到本专利权利要求1的技术方案，因此本专利权利要求1不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性，应当被宣告无效。
  综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。上诉人张喜田、专利复审委员会的上诉主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
  驳回上诉，维持原判。
  一审案件受理费一千元，由国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一千元，由张喜田与国家知识产权局专利复审委员会负担各负担五百元（已交纳）。
  本判决为终审判决。



                            审  判  长    刘继祥
                            审  判  员    莎日娜
                            代理审判员    焦  彦

侵权诉讼终审判决书:

上诉人石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石家庄制药集团欧意药业有限公司与被上诉人张喜田、原审被告吉林省玉顺堂药业有限公司专利侵权纠纷吉林省高级人民法院民事判决书（2006）吉民三终字第146号上诉人石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石家庄制药集团欧意药业有限公司与被上诉人张喜田、原审被告吉林省玉顺堂药业有限公司专利侵权纠纷一案不服吉林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第36号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人中奇公司、华盛公司、欧意公司委托代理人丁琛、孙京生，被上诉人张喜田到庭参加了诉讼，玉顺堂公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院审理查明：张喜田于2000年2月21日申请并于2003年1月29日取得“氨氯地平对映体的拆分”发明专利，专利号为ZL00102701.8，至今仍为有效专利。该发明提供一个可行的拆分消旋氨氯地平的两个(R)－(+)－和 (S)－(－)－对映体的方法，拆分用的手性试剂是酒石酸，拆分用的手性助剂是六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)。该专利公开了制备左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可制造下游产品，如马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等，主要用于药物治疗高血压等症。该技术于1998年10月被立为中国科学院“九五”重大项目，由该技术生产产品2001年5月被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被国家计委列为国家高技术产业发展项目。1999年3月，张喜田担任经理的吉林省天风制药有限责任公司获准生产苯磺酸左旋氨氯地平。美国辉瑞研究与发展公司于2001年6月在国家知识产权局获得“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”发明专利授权，该专利同样为拆分氨氯地平对映体的方法专利。上述两项专利是我国制造左旋氨氯地平的方法专利，在此之前没有制备左旋氨氯地平的工业技术。诉前，上海专利商标事务所对“左旋氨氯地平”专利及状态进行检索，结果表明，除张喜田和美国辉瑞公司外，没有其他申请人或权利人具有制造左旋氨氯地平的方法专利。马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，马来酸左旋氨氯地平(原料药)由华盛公司生产，马来酸左旋氨氯地平片(终端产品，商品名“玄宁”)由欧意公司生产并销售，以上三公司同属石药集团，各自为独立法人。2004年，石药集团在其网站对“玄宁”投放市场进行宣传。通过国家食品药品监督管理局和药品评审中心网页查询，结果为国内生产左旋氨氯地平的产品为华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及左旋氨氯地平片和张喜田生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地平片。针对中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的专利申请文件，张喜田向原审法院提出鉴定申请，要求对该发明专利说明书中记载的化学药物氨氯地平的药物拆分方法进行实验检验。原审法院依法委托法源司法科学鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为：“在相同条件下，采用发明专利说明书中公开最充分、且对映体过量最高的实施例1中描述氨氯地平药物生成方法进行实验，实验结果与其说明中表述在对映体过量方面存在重大差异，使用该发明专利CN1609102A提供的化学方法，本实验不能达到拆分氨氯地平的目的。”鉴定结论送达后，原告与被告未在法定期限内提供书面异议。原审法院总结本案争议焦点是：第一、本案原告要求保护的专利是否新产品的方法发明专利；第二、原告要求保护的专利是否延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及左旋氨氯地平片；第三、三被告研制、生产的马来酸左旋氨氯地平技术是否落入原告的专利保护范围；第四、中奇公司开发研制行为是否构侵权。原审法院认为：(一)原告的发明专利证书经国家合法授权，原告拥有的“氨氯地平对映体的拆分”专利权合法有效，应受到法律保护，原告专利应为新产品的制造方法发明专利。《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；”关于“新产品”的界定，我国没有相关规定，应为在原告专利产品之前，国内市场上没有上市的产品。根据国家食品药品监督管理局和药品审评中心网页公布的有关”左旋氨氯地平“专利及法律状态的检索结果，目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地平片及被告欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片，此外没有其他左旋氨氯地平的药品，而原告产品早于被告产品上市。虽然美国辉瑞研究与发展公司在国家知识产权局得到“拆分氨氯地平对映体的方法”发明专利授权，但其产品尚未在中国上市。另外，从被告提供的审查意见通知书及答复，可以认定原告的左旋氨氯地平产品于2001年5月被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被国家经贸委评为“九五”国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分证据反驳。综上，在原告左旋氨氯地平产品上市之前，没有相同的产品在我国国内市场出现，原告的左旋氨氯地平产品应为新产品。(二)原告的“氨氯地平对映体的拆分”方法发明专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片。左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，其必须与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺制出，原告的专利技术为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸氨氯地平后才真正成为产品，所以上述产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。中奇公司研制了马来酸左旋氨氯地平；华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平(原料药)；欧意公司生产、销售的终端产品马来酸左旋氨氯地平片－“玄宁”，为马来酸左旋氨氯地平的片剂形式，其实质仍为左旋氨氯地平产品形式。（三）被告中奇公司、华盛公司、欧意公司有责任提供证据证明其生产左旋氨氯地平方法不同于原告的专利方法。依据《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款规定，本案中，被告应提供其产品马来酸左旋氨氯地平片制造方法不同于原告专利方法的证明。庭审中，中奇公司提供了其专利申请文件，认为被告使用其专利申请文件中记载的方法生产马来酸左旋氨氯地平及马来酸左旋氨氯地平片。经原告申请对该专利申请文件中记载方法进行鉴定，原审法院委托法源司法鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为根据该方法不能达到拆分氨氯地平的目的。被告辩称：关于鉴定结论，原告是在庭审结束后提出的，超过了举证期间；本次鉴定是已经授予专利权的专利技术，对该专利应由国家专利复审委员会做出，本次鉴定超出了专利权的诉讼范围；鉴定机构的选择不合适，本次的鉴定机构不具备鉴定资格；另外，司法鉴定文书鉴定思路存在逻辑性错误，专利技术是否真实，是无法通过有限次的科学实验而得出的。原审法院认为，中奇公司在庭审中提供其专利申请文件，而原告对此反驳而要求鉴定，应予准许；国家知识产权局授予专利权并不进行实验验证；国家专利复审委员会复审与司法裁决是不同的程序；鉴定机构的选择符合法定程序。综上，被告的辩解无事实和法律依据，不予支持。《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被告授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营的目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”未经专利人许可，以生产经营为目的，中奇公司研发并由华盛公司、欧意公司生产销售与原告专利技术同样产品马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片，并且以上三被告不能证明使用不同于原告的专利方法，应依法承担相应的侵权责任。经审理查明，玉顺堂公司虽然在原告购买“玄宁”的发票上盖章，但是原告并没有提供充分证据证明玉顺堂公司侵权事实存在。综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十七条第二款、第六十条之规定，判决如下：1、中奇公司、华盛公司、欧意公司从本判决生效之日起停止对原告专利权的侵害行为。2、原告的其他诉讼请求不予支持。案件受理费1 000.00.元、鉴定费人民币200 000.00元由中奇公司、华盛公司、欧意公司负担。宣判后，中奇公司、华盛公司、欧意公司不服，上诉称：1、上诉人作为所制造销售的“马来酸左旋氨氯地平”原料药，既没有使用张喜田拥有的名为“氨氯地平对映体的拆分”（专利号为ZL00102701.8）专利所记载的方法，也没有使用涉案专利方法所制备的化合物。原审法院没有深入考察涉案专利方法及其产品，与被控侵权产品制造过程所使用认识水平和产品之间的实质区别，错误的认为上诉人的产品的制造过程中使用了涉案专利方法和其直接制备的化合物。原审法院混淆了涉案专利制备的化合物与被控侵权的“马来酸左旋氨氯地平”的区别，忽略了从制备化合物到“马来酸左旋氨氯地平”之间，所存在的其他重要技术步骤。这样不仅导致原审期间关于专利方法与被控侵权物制造方法之间的技术对比，始终难以有效的对应，而且也导致法院确定的上诉人证明责任和证明目的，既不科学也含混不清。2、原审法院在既没有法律规定，也没有进行深入分析的情况下，就武断的臆造了“新产品”构成条件和定义。这一定义竟然将“新”“旧”的划分界限，确定到是否“上市”这一既不合理，也无法确定的标准上。更为严重的是，即便按照这一臆造的划分标准，涉案专利所直接获得的化合物也已经“上市”，因而不能认定为“新产品”（1）原审法院关于“新产品”的定义不仅没有法律依据，也与国内司法的主流观点相左。（2）涉案化合物不仅已经在国内公开领域出现，而且其功效、理化性质、化学结构以及制备方法均已为国内相关公众所广泛知悉。（3）涉案化合物不仅已经在国内公开领域和公开文献中出现，而且也已经在公开市场上销售。4、退一步讲，即便认定涉案专利所制备的化合物为“新产品”，原审法院也错误的理解了《专利法》第五十七条第二款关于“新产品”制造方法专利侵权诉讼中的证明规则，在张喜田没有完成基本的前置性证明责任之前，就简单的强调由被告负担证明利用不同方法制备“左旋氨氯地平”的责任，这种作法不仅导致双方当事人的诉讼权利极不平衡，这样的证明方式也导致案件事实认定必然出现严重错误。5、就欧意公司所使用左旋氨氯地平的制备方法看，与张喜田专利所记载的方法存在重要差异，仅从欧意公司技术方案的专利部分，就缺少了涉案专利的两个必要技术特征。这种差异的存在决定了二者属于根本不同的技术方案。原审法院并没有认真审查欧意公司所提供技术方案与张喜田专利方法之间的异同。张喜田的专利方法中所采用的拆分手性试剂为D－酒石酸，手性助剂为六氘代二甲基亚砜；而上诉人所采用的手性试剂为L－酒石酸，手性助剂为2－丁酮。6、如前所述，上诉人所提供的制备方法包括一项自有的专利和其他必要的技术资料。这些内容共同构成上诉人所使用的技术方案。但是原审法院忽略这些方法的重要构成部分，仅仅对其中的专利技术部分（即专利号为ZL200310119335.7，名为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”的专利）进行验证性鉴定，致使技术方案的对比缺乏基本的合理性，这就必然导致案件事实产生严重偏差。7、原审法院在进行委托鉴定时，既没有告知其最终决定的鉴定单位，也没按照相关法律规定保障当事人提出回避申请的权利，也没有对送检材料进行质疑和质证。鉴定单位也没有按照法律规定的程序，组织相应的通知、回避、质证、陈述和听证活动。这样进行的鉴定活动显然无法满足基本的程序合法性要求。鉴定结论仅依据上诉人的专利权利要求书中记载的实施例进行验正，其方法不科学，仅凭一、两次实验和上诉人专利权利要求书记载的内容不能得出正确的结论。8、经上诉人申请，张喜田的专利已被部分宣告无效，双方均不服，向北京市一中院提起了行政诉讼，该案尚未审结，虽然最高法院有关司法解释中并未规定此种情况应中止诉讼，但结合本案具体情况，本案应该中止诉讼，等待另一案件的处理结果。9、中奇公司作为研发单位其研发行为不构成侵权。二审当事人争议焦点是：1、被上诉人张喜田的专利是否是新产品的制造方法的发明专利？2、被上诉人张喜田的专利保护是否延及三上诉人开发和生产的马来酸氨氯地平及片剂？3、三上诉人开发和生产的被控侵权产品所使用的方法是否与被上诉人相同或等同？4、原审委托鉴定程序是否合法，鉴定结论是否正确？是否能证明三上诉人侵权？5、本案是否应中止审理？6、中奇公司的研发行为是否构成侵权？关于第一个焦点问题，被上诉人认为其专利是新产品的制造方法发明专利，三上诉人认为原审对新产品的认定有误，被上诉人的产品不是新产品。被上诉人张喜田共举出12份证据，1、发明专利证书；2、专利发明说明书；3、专利年费发票；4、专利登记薄；5、上海专利事务所检索报告；6、张喜田申请美国专利的授权书；7、重大项目课题合同书；8、新药证书2份；9、施慧达产品实物；10、专利授权之前的答辩词；11、吉林省知识产权局给天风公司的复函；12、政府各部门颁发的新产品证书5份。三上诉人对证据1－4的真实性无异议，但认为对于新产品的制造方法没有关联性。证据5的真实性有异议，因为该证据完成时间是2004年11月3日，按照国家规定该机构此时应该已经改制了，而且该机构不具有检索的权利，对外没有效力。对证据6的真实性有异议，认为没有中文译本，且同本案没有关联性。对10证据的真实性无异议，但该证据证明1999年3月17日苯磺酸氨氯地平已经在中国上市，证明专利申请前已经有相关产品存在。对证据7、8、9、11、12认为原审未提供，拒绝质证。本院认为，根据国家食品药品监督管理局和药品审评中心网页公布的有关“左旋氨氯地平”专利及法律状态的检索结果，目前国内市场上只有张喜田的专利实施企业天风制药公司生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地平片及上诉人欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片，此外没有其他左旋氨氯地平的药品，美国辉瑞研究与发展公司的左旋氨氯地平产品也未在中国上市。上诉人没有提供其他证据证明在利用张喜田的专利方法生产左旋氨氯地平之前，国内市场上已有其他企业生产和销售同类药品。因此上诉人关于“新产品”问题的主张缺乏事实依据和法律根据，本院不予支持。关于第二个焦点问题。上诉人与被上诉人均未提供证据。上诉人对其研发和生产马来酸左旋氨氯地平原料药及片剂的事实无异议，但认为被上诉人的专利仅是一种拆分方法，且其专利本身也不实用，按照法律规定，延及的产品应当是直接获得的，对方的专利的最后步骤产品的化合物，而不是药品，对方的专利无法延及到最终产品。本院认为：张喜田的“氨氯地平对映体的拆分”方法发明专利能够延及上诉人生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片。左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，其必须与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺制出，张喜田的专利技术为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸氨氯地平后才真正成为产品，所以上述产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。中奇公司研制了马来酸左旋氨氯地平；华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平(原料药)；欧意公司生产、销售的终端产品马来酸左旋氨氯地平片－“玄宁”，为马来酸左旋氨氯地平的片剂形式，其实质仍为左旋氨氯地平产品形式。因此上诉人的这一上诉主张本院不予支持。关于第三和第四个焦点问题。上诉人认为虽然方法发明专利的举证责任倒置，但被上诉人张喜田仍负有初始的举证责任，即举证证明上诉人的产品与其相同。上诉人还主张其未使用被上诉人的专利方法生产左旋氨氯地平。其提供的证据有：1、专利申请文件，证明其具有不同于被上诉人的生产方法且已经申请了专利，并于2005年12月14日获得授权。2、备案工艺流程；3、生产记录；4、现场检验笔录及附件。对鉴定结论，三上诉人认为该鉴定结论程序上在有很多问题，包括：1、双方选择鉴定机构未达成一致，法院指定鉴定机构后未通知上诉人；2、原审法院指定的鉴定机构法源鉴定中心属于法医类的鉴定机构，不具备知识产权鉴定资格；五名在鉴定结论上署名的鉴定人中仅有两名具有鉴定人的资格，张猛的资格是鉴定后才取得的，其他两人无资格；3、对鉴定人和鉴定机构确定后没给上诉人申请回避的权利；4、送检的检材未经质证；5、原审法院没有对鉴定的内容组织双方交换意见；6、鉴定具体结论错误；7、鉴定结论未经质疑。被上诉人张喜田质证认为在形式上三上诉人的方法与我的专利方法不同，但实质上上诉人的方法无法分离出左旋氨氯地平。原审委托鉴定程序合法，鉴定结论证明上诉人的方法无法分离出左旋氨氯地平。二审合议庭经评议后组织双方当事人及鉴定人到庭对鉴定结论进行了质疑，除程序问题外，上诉人认为鉴定结论不科学，仅依据专利文件分离不出左旋氨氯地平是正常的，除专利记载文献外，还有许多技术决窍和控制方法是专利文献上没有记载的，中国的专利文献的记载比较粗糙，有50%都不能实现。鉴定机关答疑意见是：法源司法科学鉴定中心具备药物方面的鉴定资质，上诉人原审时已向北京市司法局提出意见，要求北京市司法局撤销鉴定结论，北京市司法局已书面答复上诉人其异议不成立。鉴定人员具备相应资格和专业能力，鉴定程序合法，检材经过鉴定部门检验，用辉瑞公司的专利方法已成功拆分出左旋氨氯地平，说明设备状态稳定，人员操作正确，但用上诉人的方法却不能实现其专利文献中记载的拆分结果。关于上诉人提出的鉴定结论中仅用40ml丁酮的问题，鉴定部门解释为笔误，并出示了原始实验记录，证明当时加入的是60ml丁酮。上诉人认为鉴定人的原始记录有可能是后补的。本院认为：1、关于鉴定机构资格问题，法源司法科学鉴定中心是经司法部和最高人民法院认可并公布的具有法医、药理、药物学等鉴定资质的鉴定机构，原审法院委托的内容并不是对专利文献或与专利有关事实和法律问题进行鉴定，而是对上诉人提供的方法能否实现氨氯地平对映体的拆分进行鉴定，法源鉴定中心具有对药物、药理进行鉴定的资格，相关鉴定人员均为药物学、药理学的专家，因此具备鉴定资格。2、原审鉴定程序存在一些瑕疵，本院认为，为减少当事人诉累，并保证不影响案件实体审理结果的前提下，对鉴定中存在的程序问题可以在二审过程中采取措施予以补正，如果经过补正可以认定鉴定结论的合法性，则无需重新组织鉴定或发回重审。为此，二审合议庭组织双方进行了调查和质疑。关于原审法院鉴定时未通知上诉人到庭问题，根据原审卷宗记载，上诉人在第一次选择鉴定机构未成后，已给法院发函，明确表示不同意鉴定，而不是原审法院不通知其到庭参加鉴定。对送检材料问题，送检材料是被上诉人张喜田购买的的氨氯地平原料，由于此材料不是证据，不存在质证问题。此原料虽未经双方确认，但鉴定部门接到材料后为确保实验的公正性和科学性，已对原料进行了鉴定和确认，并用此材料按美国辉瑞公司的专利方法进行实验并获得成功。关于申请回避问题，二审合议庭询问上诉人是否申请对鉴定人回避，但上诉人未提出具体的回避意见，仅认为这属于程序瑕疵。3、关于鉴定结论问题，上诉人提出不同的实验、不同的人，对搅拌速度、温度控制等都可能对结果有影响，但又未提供究竟是什么原因导致不能实现拆分，如何才能实现拆分，未提出明确的意见。根据化学方法的专利审查指南，一项专利技术的公开程度要求是本领域的普通技术人员不需要创造性劳动即可完成，而对那种类似于菜肴的需要操作人的技巧且不能重复的技术是不具备专利条件的。鉴定人都是本领域的专家，显然具备相应的专业知识和操作技能，其按上诉人提供的方法不能实现拆分左旋氨氯地平的目的，上诉人的代理人关于“中国专利50%不能实现”的抗辩亦不能成立。上诉人不能举出充分证据证明其使用不同于被上诉人的方法实现对氨氯地平对映体的拆分，应承担举证不能的责任。第五个焦点问题，上诉人认为本案被上诉人的专利被部分宣告无效，双方均不服此宣告并提起了行政诉讼，该案尚未审结，因此本案应中止审理。被上诉人对此事实无异议，但认为不应中止审理。本院认为，根据最高人民法院（2002）民三他字第8号批复即《关于对江苏省高级人民法院＜关于当宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示＞的批复》中规定“人民法院在审理侵犯专利权民事案件过程中，当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定，在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的，该侵犯专利权民事案件可以不中止审理。但是，根据现有证据材料，受理该侵犯专利权民事案件的人民法院认为继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突的，经当事人书面申请，也可以中止诉讼。” 本院认为，虽然上诉人已提起了行政诉讼，但同时上诉人已经在石家庄市中级人民法院提起民事诉讼，被告为张喜田专利实施单位天风制药公司，理由是张喜田和天风公司使用了与其相同的方法拆分和生产左旋氨氯地平原料药及成品药，这与其在本案中的诉讼主张相矛盾，因此本案不宜中止审理。第六个焦点问题，由于三上诉人同属于石药集团，中奇公司负责研发，华盛公司生产原料药，欧意公司生产成品药，在生产左旋氨氯地平原料药及成品药的过程中三者缺一不可，因此上诉人关于中奇公司不承担责任的请求本院不予支持。综上，本院认为：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费4 000.00元，鉴定费210 000.00元由上诉人石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石家庄制药集团欧意药业有限公司负担。本判决为终审判决。审　判　长　王丹秋代理审判员　姜涛代理审判员　付丽二○○六年十一月二十一日书　记　员　薛淼

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