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用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法

专利无效决定书: 

发明创造名称  用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法 外观设计名称  
决定号  WX9508 决定日  2007-02-06 00:00:00.0
委内编号   优先权日  
申请(专利)号  94194471.9 申请日  1994-10-11 00:00:00.0
复审请求人   无效请求人  河南天方药业股份有限公司
授权公告日  2002-12-25 00:00:00.0 审定公告日  
专利权人  默克公司 主审员  李彦涛
合议组组长  李广峰 参审员  朱芳
国际分类号  A61K31/58,A61P17/14 外观设计分类号  
法律依据  专利法第33条、第26条第3、4款、第22条第2、3款以及专利法实施细则第20条第1款
决定要点  根据专利合作条约的规定,国际申请在指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。对于申请文件的修改,应当不超出该文本公开的范围。 药物的使用剂量是用药的特征,其对制药方法的技术方案没有限定作用。 
 一、案由 本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2002年12月25日公告授予的、名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的第94194471.9号发明专利权(下称本专利),其申请日为1994年10月11日,最早优先权日为1993年10月15日,专利权人为默克公司。该专利授权公告的权利要求如下: “1. 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的应用,其中所述的药剂包含剂量为约0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮。 2.权利要求1的应用,其中该剂量为约0.05至1.0mg。 3.权利要求1的应用,其中该剂量为约1.0mg。 4.权利要求3的应用,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。 5.权利要求1的应用,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。 6. 一种用于治疗雄性激素引起的脱发并促进头发生长的药物组合物,它含有0.05-3.0mg单位剂量的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮和可药用载体。 7.权利要求6的药物组合物,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。 8.权利要求6的药物组合物,其中所述组合物经口服给药。 9.权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中单位剂量为约0.05-1.0mg。 10. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中单位剂量为约1.0mg。 11. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中组合物为片剂。 12. 权利要求10的药物组合物,其中组合物为片剂。 13. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中药用载体选自磷酸钙、乳糖、玉米淀粉和硬脂酸镁。 14. 权利要求13的药物组合物,其中药用载体选自乳糖和硬脂酸镁。 15. 权利要求13的药物组合物,其中的片剂还含有下列的一种或多种:粘结剂、润滑剂、崩解剂和着色剂。 16. 权利要求15的药物组合物,其中的粘结剂选自:淀粉、明胶、天然糖、玉米甜味剂、树胶、羧甲基纤维素、聚乙二醇和蜡。 17. 权利要求16的药物组合物,其中的粘结剂选自淀粉和明胶。 18. 权利要求15的药物组合物,其中的润滑剂选自油酸钠、硬脂酸钠、硬脂酸镁、苯甲酸钠、乙酸钠及氯化钠。 19. 权利要求18的药物组合物,其中的润滑剂为硬脂酸镁。 20. 权利要求15的药物组合物,其中的崩解剂选自淀粉、甲基纤维素、琼脂、膨润土和合成生物聚合胶。 21.权利要求20的药物组合物,其中的崩解剂为淀粉。” 针对上述专利权,河南天方药业股份有限公司(下称请求人)于2004年6月18日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是:根据附件9,本专利权利要求1-21不符合专利法第26条第3款的规定,根据附件1和9,权利要求1-21不符合专利法第26条第4款的规定,根据附件2和9,权利要求1-21不符合专利法第33条的规定,根据附件1,权利要求1-21不符合专利法实施细则第20条第1款的规定,根据附件6,权利要求1-21不符合专利法第22条第2款的规定,根据附件3-9,权利要求1-21不符合专利法第22条第3款的规定,并且提交如下附件: 附件1:现代汉语词典,商务印书馆,封面、封底和第599页,复印件,共2页; 附件2:第94194471.9号中国发明专利申请公开说明书(即本专利相应的公开文本),公开日1996年12月4日,复印件,共17页; 附件3:欧洲专利说明书EP0285382A2,公开日1988年10月5日,复印件11页; 附件4:欧洲专利说明书EP0285383A2,公开日1988年10月5日,复印件10页; 附件5:《药理学》第三版,竺心影主编,第32-34页,复印件,共3页; 附件6:Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,74(2),1992年,第345-350页,复印件,共6页; 附件7:《医用实验动物学》,施新猷编著,陕西科学技术出版社,1989年5月第1次印刷,封面、封一、出版信息页,第417-422页,复印件,共9页, 附件7`:2004年6月16日和2004年6月17日从大众医药网上下载的“实验动物用药量的确定及计算方法”,共6页; 附件8:《药理学实验》(第二版),章元沛主编,人民卫生出版社, 1985年9月第1版,1996年1月第2版第2次印刷,封面、封一、出版信息页、编写单位与人员信息页、目录第1-6页、第238-242页,复印件,共15页; 附件9:第ZL 94194471.9号中国发明专利说明书 (即本专利的授权公告文本),授权公告日:2002年12月25日,复印件,共17页。 请求人认为: (1)说明书没有对发明作出清楚、完整的说明,不符合专利法第26条第3款的规定。该专利的发明内容为目标化合物在制备治疗脱发的药中的应用。但其说明书中通篇描述了一种治疗脱发的方法。因此,本领域的技术人员无法实现目标化合物在治疗该病的药物中的应用,无法由治疗脱发时目标化合物的剂量定义出目标化合物在治疗脱发的药中的含量,更无法知晓治疗脱发时所用药物的配方,本领域的技术人员根据说明书公开的内容无法实现其要求保护的发明内容,不符合专利法第26条第3款的规定。 (2)权利要求书没有得到说明书的支持,不符合专利法第26条第4款的规定。本专利的权利要求1-5要求保护的是一种5-α还原酶抑制剂在制备治疗脱发的药剂中的的应用,该技术主题在说明书中没有任何记载,并且权利要求中的技术特征在于药剂中含剂量为0.05-3.0mg的目标化合物,而说明书中所记载的是治疗脱发过程中目标化合物的使用剂量。因此,权利要求1-5没有以说明书为依据,没有得到说明书的支持。权利要求6-21要求保护的一种药物组合物但在说明书中没有任何记载,说明书中仅提供了一种治疗脱发的方法,并同时给出目标化合物的剂量。对于本领域的技术人员来说,并不能由疾病的治疗方法而直接得到或概括得出一种药物组合物,而且,根据治疗方法中目标化合物的剂量并不能当然得出药物组合物中目标化合物的含量,两者之间没有任何关联,权利要求6-21同样得不到说明书的支持。另外,根据附件1,剂量在医学上是指药品的使用分量,对于本领域的技术人员来说,并不能根据剂量而直接得出其中有效成分在药品中的含量。因此,说明书中关于药物用法及其剂量的公开,并不能唯一地推出药物的组成,因此全部权利要求得不到说明书支持。 (3)对权利要求书的修改超出了原始公开的范围,不符合专利法第33条的规定。权利要求1-3要求保护的是一种目标化合物在制药中的应用,并给出了该目标化合物在该药物中的组成,但这由原始公开文本中并不能找到,也不能合理推知。权利要求4-5引用权利要求1-3,同样修改超范围。权利要求6-21请求保护的药物组合物含有0.05-3.0mg单位剂量的目标化合物和可药用载体,该药物组合物在原始公开的权利要求书和说明书中均无相应记载,超出了原始公开的范围。此外,以下具体细节也超出了原始公开的范围: 授权后权利要求 原始公开 修改后 1-3、6、9、10 按X mg/天的剂量施用Y 包含剂量为Xmg的Y剂量范围也于原始公开不同 权利要求16 合成胶如阿拉伯树胶,黄车蓍胶或藻酸钠,第7页 树胶 权利要求20 黄原胶,第8页 合成生物聚合胶 (4)权利要求没有清楚地表述请求保护的范围,不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。权利要求1-3、6、9-10均采用“剂量”这一用语来定义目标化合物所应用的药剂或药物组合物,如附件1所述,剂量在医学上是指药品的使用分量,用药品的使用分量定义药品造成其表述不清楚,其它权利要求分别引用了这些权利要求,同样均不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。 (5)权利要求没有新颖性和创造性,不符合专利法第22条第2、3款的规定。 本专利说明书(参见附件9)第2页第13-18行公开了目标化合物是公开销售的药物,其治疗雄性脱发的功能也在具体文献中被公开,并在第2页第18-24行公开了目标化合物治疗人的雄激素引发的脱发的基础上,给出了具体的应用剂量,即低日剂量,现有技术所用的剂量为每患者每天5-2000mg,而本专利选用的范围为0.05-3.0mg。 附件3(参见第2页第5-7行,第6页3-5行,第11页权利要求5和6)和附件4公开了目标化合物在治疗雄激素引起的脱发,特别是治疗男性型秃头中的应用。因此,该目标化合物及其在治疗雄激素引起的脱发是已经公知的,本专利的发明点仅在于不同剂量的选择,提供一种低剂量的应用方法。 根据附件5的第2.4.2节可知,要想确定药物的用量,只需根据教科书的教导找出引起药理效应的最小剂量以及出现中毒的最小剂量即可,将附件3与附件5公开的常识相结合,得到该权利要求的技术方案是显而易见的,并且没有预料不到的技术效果,因此,不具备创造性。 附件6公开了目标化合物单独或联合口服给药用于促进雄性动物头发再生和逆转脱发进程的技术方案,并同时公开了该药物0.5mg/天和2.0 mg/天的口服剂量均能降低血清DHT逆转脱发的内容,其中给药对象是猴子。 根据附件7(第419-420页)或附件8(第239-240页),人与动物之间药物剂量的换算,可得出10kg猴子0.5mg/天-2.0 mg/天的用药量相当于60kg人身上1.0 mg/天和4.1 mg/天的用量。因此,目标化合物的剂量范围实际上已经在附件6中公开。将附件6和7或附件8的内容结合起来,不需要创造性劳动即可得到目标专利的内容。综上所述,权利要求1-21不具备新颖性、创造性。 经形式审查合格后,专利复审委员会受理了上述请求,于2004年7月7日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》,并同时向请求人发出《外文证据处理通知书》,要求其在指定期限内提交外文证据即附件3、4、6所使用部分的中文译文。同时将《无效宣告宣告请求书》及其附件清单中所列附件副本转送给专利权人,要求其在指定的期限内答复,同时成立合议组对本无效宣告请求案进行审理。 2004年7月16日,请求人提交了附件3和6所使用部分的中文译文,其中附件3的中文译文4页,附件6的中文译文3页。 针对上述无效宣告请求,专利权人于2004年8月23日提交了答复意见,同时提交了下述反证: 反证1:USP XXII THE UNITED STATES PHARMACOPEIA,封面及General Notices 9部分章节,公开日1990年1月1日,复印件,共2页,及其所使用部分的中文译文,2页; 反证2:Keith D.Kaufman向美国专利商标局所作的的两份证言及其演示及中文译文,共28页,其中包括: 证言2-1及其演示a-d,复印件,共10页,其中文译文6页; 证言2-2及其演示e,复印件,共7页,其中文译文5页; 反证3:国际专利申请WO92/02225A1,公开日1992年2月20日,复印件,共6页,其所使用部分的中文译文,共4页; 反证4:J.Clin.Endocrinol.Metab.79(4) (1994):第991和第996页,复印件2页,其所使用部分的中文译文2页; 反证5:《英汉科学技术词典》,国防工业出版社,1991年9月第1版,封面和第782页复印件,共2页; 反证6:《英汉科技词天》(下),中国环境科学出版社,1988年8月第一次印刷,封面、出版信息页和第4249页,复印件,共3页;和 反证a: 不同技术词典对“xanthum gum”的不同中文翻译,复印件,共1页。 专利权人认为: (1)关于专利法第26条第3款 说明书中已经充分公开了用每天剂量为0.01至3.0mg的非那甾胺(一种5-α还原酶抑制剂)治疗雄激素引起的脱发的方法和所述方法出人意料的效果,例如,本专利说明书第3页第1段公开了以0.01至3.0mg/天的剂量给药,第6页第2段公开了可以使用含有0.01、0.05、0.1、0.2、1.0、2.0和 3.0mg的活性化合物的口服制剂治疗人雄激素引起的脱发。本专利的实施例页清楚地公开了通过实施例中描述的检测方法可知,以低于每位患者5mg/天的剂量,例如1 mg/天或0.2 mg/天施用5-α还原酶2抑制剂,包括非那甾胺,对于治疗雄激素引起的脱发和促进患此病的患者头发生长是有效的(公开文本第13页倒数第3-6行)。因此,本领域的技术人员根据说明书公开的内容完全可以实施本发明权利要求1-5的技术方案。 关于权利要求6-21的药物组合物,本专利说明书公开了包含活性化合物与适于口服给药的药用载体的药用组合物。本领域技术人员根据授权文本第7页最后一段到第8页第1段的描述完全能够实施权利要求1-21的技术方案,从而实现本发明目的并达到治疗人雄激素引起的脱发的有益效果。 关于术语“剂量”,可毫无疑义地理解为一天内给予病人的活性成分的量,本专利说明书多处公开了剂量范围(例如,第5页倒数第1段,第7页第1-2行,第6页第17-19行)。“单位剂量”是以一个单位例如片剂或胶囊,在一天内给予病人的活性成分的总量。例如,专利权人提交的反证1“每剂量单位的成分的量”一节中,所述术语“单位”是指胶囊、片剂或“或其它单位剂量形式”并且明白“单位剂量”是指在一个单位例如片剂或胶囊中活性成分的量。因此,所述剂量能以单剂量的形式给药,本领域技术人员根据说明书的教导,由说明书中公开的剂量范围完全可以直接得知在本发明的药剂或药物组合物中活性成分的剂量范围和单位剂量范围。因此,本专利说明书符合专利法第26条第3款的规定。 (2)关于专利法第26条第4款 本专利说明书已经充分公开了活性成分在药剂中的剂量范围和剂量调节方式,本领域的技术人员根据说明书的教导,由说明书中公开的剂量范围和对含有0.01、0.05、0.1、0.2、1.0、2.0和3.0mg的活性成分的刻痕或未刻痕的片剂形式的组合物的描述完全可以直接得知在药剂或药物组合物中活性成分的剂量范围,因此权利要求1-5能得到说明书的支持。 说明书第7页第16行至第8页第7行中所述药物或药物组合物的制备进行了详细描述,本领域的技术人员根据说明书的教导,完全可以制备本专利权利要求1-21所述的药剂或药物组合物。 权利要求6和8-9中的“单位剂量”是指在一个单位例如片剂或胶囊中活性成分的量,其含义对本领域的技术人员来说是清楚的,其范围可由本发明的说明书原始公开的内容直接推出,因此,说明书充分公开了权利要求6-21的药物组合物,而权利要求6-21能够得到说明书的支持。 (3)关于专利法第33条 权利要求1-21均能在原说明书中找到依据,而且将使用化合物的治疗方法修改为化合物的制药用途权利要求是中国专利实践允许的修改,所述修改是本领域的技术人员可以毫无疑义地直接从原权利要求中得出的,没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,符合专利法第33条的规定。 关于权利要求16“树胶”超范围问题,根据该专利的PCT原始公开文本第8页第6行中的“gum”和反证5的解释,胶与树胶在本技术领域同义,因此,权利要求16的修改没有增加新的内容,没有超出原始说明书的公开范围,符合专利法第33条的规定。 关于权利要求20“合成生物聚合胶”超范围问题,根据该专利的PCT原始公开文本第8页第11行中的“ xanthan gum”以及反证6和反证a的解释,术语“合成生物聚合胶”与“黄原胶”同义,因此,权利要求20的修改没有增加新的内容,没有超出原始说明书的公开范围,符合专利法第33条的规定。 (4)关于专利法实施细则第20条第1款 如前所述,“剂量”,可毫无疑义地理解为一天内给予病人的活性成分的量,本专利说明书多处公开了剂量范围(例如,第5页倒数第1段,第7页第1-2行,第6页第17-19行)。“单位剂量”是以一个单位例如片剂或胶囊,在一天内给予病人的活性成分的总量。因此,“剂量”和“单位剂量”清楚地表达了活性成分的含量,这些术语的使用不会导致保护范围不清楚。 (5)关于新颖性和创造性 附件3的第6页第12-13行公开了5-2000mg或优选5-200mg的非那甾胺是合适的作为活性组分的日剂量,但没有公开低剂量的非那甾胺(0.05-3mg,特别是1mg)可用于治疗雄激素脱发。在本专利优先权日之时,已知非那甾胺在头皮组织中的有效性比在前列腺组织中低100倍,剂量为每日5毫克的非那甾胺在治疗良性前列腺增生方面比1毫克的非那甾胺更有效。因此,为了理想地治疗包括男性秃头在内的雄激素脱发,本领域的普通技术人员会预期,应当使用5毫克或更高的剂量(参见反证2)。因此,1毫克剂量的非那甾胺在治疗男性型秃头方面显示出与5毫克剂量相同的效果,这点是预料不到的(参见反证2)。 附件4和5同样没有公开或教导本专利权利要求1-21的技术方案,因此即使结合附件3、4和5,也具有创造性。 请求人结合附件6和7或结合附件6和8反对权利要求1-21的新颖性和创造性。首先,附件6没有教导或提示本发明使用1mg剂量的非那甾胺治疗人雄激素脱发和男性型秃头。附件7的第418页涉及动物实验用药量的确定和计算方法,其目的是根据人的用药量估计动物用药量,只述及最高耐受剂量之间的换算,没有指出所述的换算对药物有效量的准确换算有用,第419-420页也没有教导其中的换算公式是用于将实验动物的药物有效量准确换算为适合人的药物有效量。附件8与附件7的内容基本相同。因此,附件6-8没有一篇公开了本发明权利要求1的技术方案。而且,本领域的技术人员没有理由和动机将附件7和8与附件6相结合,从猴子的给药量根据附件6和7 中所述公式推知非那甾胺在制备适合于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的有效量,也不可能由体重2-4kg的猴子的转换因子根据附件6中公开的给体重9.5-15.4kg的猴子的给药量按照附件7或8中公式,推导出非那甾胺在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的有效量。另外,附件6中非那甾胺单独与使用媒介物相比,没有显示出统计学的显著性,在药物和/或药物组合物的教导方面,附件6是将非那甾胺加在一片苹果上,以及将苹果片给予猴子食用,对于本领域的技术人员来说,苹果片不会被视为药用载体。数年后发表的反证4认为:附件6中研究所使用的剂量不足以造成显著的效果,其结果的显著性令人怀疑,因此,附件6中所用剂量不被认为在猴子中产生功效,没有促使本领域技术人员将其所用的剂量用于人类。另外,反证3与附件6是相同的撰写人,在反证3的第9-11页的表中可看出,TBCAA(即非那甾胺)组从来没有显示出统计学上的显著性差别,也没有提及处理数据以排除得自一只猴子的数据从而使TBCAA组能够显示出显著性。因此,附件6 和反证3均没有教导或暗示非那甾胺能够以任何剂量用于治疗雄激素脱发/男性型秃头的口服药物组合物/药物,也没有理由或动机参考不成功的猴子研究来预测用于人类的有效剂量。因此,权利要求1-21相对于附件6-8具有创造性。 2004年12月3日,合议组将专利权人于2004年8月23日提交的意见陈述书及其附件清单中所列的附件的副本转送给请求人,将请求人于2004年7月16日提交的外文证据附件3和6所使用部分的中文译文转送给专利权人。 2004年11月24日,专利权人补充提交了下述反证: 反证1的公证认证证明文件A,(2004)纽领认字第0041303号,原件1份,共7页; 反证2-1的公证认证证明文件,(2004)纽领认字第0041302号,原件1份,共13页; 反证2-2的公证认证证明文件,(2004)纽领认字第0041304号,原件1份,共10页; 反证4的公证认证证明文件A,(2004)纽领认字第0041305号,原件1份,共10页; 2004年12月22日,专利权人进一步提交了上述公证认证证明文件的复印件各1份。 2004年12月9日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时提交了下述反证(编号续前): 反证7:CLINICAL TRIALS,Design,Conduct,and Analysis,OXFORD UNIVERSITY PRESS,1986,封面、出版信息页以及第202-203页,复印件,共4页,及其中文译文,共6页。 专利权人提供反证7进一步说明附件6中应用4只猴子的数据得到的效果对本领域的技术人员来说是不可信的。反证7的第19.10节中的关于数据完整性的第49问题与回答中指出如果随机化过程涉及认为干预因素大,则必须放弃整个实验结果。附件6从5只试验猴子的数据中排除一只猴子的数据以显示治疗效果,是不能被本领域的技术人员接受的,所述排除行为是严重的人为干预因素,其得到的实验结果不能反映非那甾胺与单独使用媒介物显示使头发增加的效果。因此,本领域技术人员即使在预期非那甾胺有可能治疗雄激素引起的脱发作用的基础上,也不能由附件6推导出非那甾胺治疗雄激素引起的脱发的有效剂量,因为本领域的技术人员不能由附件6公开的内容得出其中的试验剂量对于治疗猴子的雄激素引起的脱发是有效的结论,更不可能促使本领域技术人员将所述剂量用于治疗人的雄激素引起的脱发。 2005年1月18日,请求人进一步提交了补充意见陈述书,同时声明放弃使用附件4,并提交了下述附件(编号续前): 附件10:《化工辞典》,化学工业出版社,第四版,封面、修订人员信息页、第460-463页、第852-853页、第396-397页,复印件,共5页; 附件11:《英汉科技大辞典》,上海交通大学出版社,1998年10月第1次印刷,封面、出版信息页、第18页,复印件,共3页; 附件12:《化学领域发明专利申请的文件撰写与审查》(第2版),知识产权出版社,2004年4月第1版,封面、出版信息页和第292-293页,复印件,共3页。 请求人认为:(1)关于专利法第26条第3款,本专利要求保护的是一种目标化合物的制药用途的方法发明,其特征在于药剂包含剂量为0.05-3.0mg的目标化合物。由于剂量本身就不是产品特征,而是一种治病方法特征,对于制药这样一个发明目的来说,根本就是一个不可操作的步骤,这样的公开使得本领域技术人员可以实现治病目的,对于制药这样的目的,却无从操作。(2)关于专利法第26条第4款,权利要求1-5是目标化合物在制药中的应用,但其说明书中没有一处提及制药过程。权利要求6-21要求保护一种新的药物组合物,但实施例却没有公开任何制备方法,专利权人认为可在说明书中找到出处,但实际上,这仅仅是一种形式上的支持,并未构成真正意义上的支持。因此,全部权利要求不符合专利法第26条第4款的规定。(3)关于专利法第33条,有些英文单词会有多个对应的中文解释,但这并不代表每个中文解释就是同义的。例如,附件11中“accumulator”包括蓄电池和受液器多种解释,其含义是不相同的。根据附件10的解释,“胶”液是胶粘剂,而“树胶”是生长于热带、亚热带的几种树木的分泌物得到的粘性物质,其成分是多糖类。同样,专利权人也没有证明“合成生物聚合物”与“黄原胶”等同,其修改实际上超出了原始公开的范围。(4)关于专利法实施细则第20条第1款,虽然“剂量”本身含义清楚,而是用剂量来限定药品不清楚。剂量所定义的实际上是药品的使用。“单位剂量”也是一种给药方法,不是产品本身的技术特征,不能对产品作出清楚的限定,同时提交附件12作为佐证。因此,权利要求1实际上只限定了活性成分的用量,至于活性成分的含量,可以是任意的,因此,该专利没有将含量范围公开清楚,权利要求1-21不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。(5)关于新颖性,如(4)中所述,该药剂中目标化合物的含量可以是任意的,而附件3和6中分别提到了目标化合物可用于制备逆转脱发的药物,并给出了口服给药的方式,可见,该权利要求实际上保护的是现有技术,而低剂量的发明点,也就是每天的服用量低也是无法转换成制药用途的特征的,因此,权利要求1-21没有新颖性;(6)关于创造性,Kaufman的声明中所述的“本领域技术人员会预期,为了理想地治疗包括男性型秃头在内的雄激素脱发,应当使用5毫克或更高的量”,但这种情况仅存在于附件6公开之前,实际上,附件6中已经明确给出了低于5毫克的用量用于治疗包括男性型秃头在内的雄激素脱发,已经消除了本领域技术人员的这种可能存在的偏见。专利权人以反证3的内容否定附件6所公开的事实没有法律依据,附件6已经公开了口服给药0.5mg/天和2.0mg/天均可引起毛发数量显著增加,通过5-α还原酶抑制剂非那雄胺抑制T向DHT的转化可以逆转脱发过程。附件7和8明确指出了该换算方法为“人与动物及各类动物间药物剂量的换算方法”,因此,并不表明不可以由动物的用药量来换算成人的用药量。根据附件6的起始,结合本领域技术人员的常识(附件7和8)会给出一个1.0mg/天用药量的启示。至于1.0mg/天是否准确,则普通技术人员可通过临床试验来验证,是不需要创造性工作的。如上所述,这种换算方法是一种估算,在找不到相应体重的转换因子的情况下,普通技术人员容易想到用其它的转换因子来代替,不需要创造性劳动。当然,也可采用直接计算法,以扣除体重的影响,根据附件7的第419页或附件8的第239页,得到猴子0.5mg/天的用药量相当于1.48mg/天的人的用药量。因此,结合附件6和7或8,不需要创造性劳动就可得到本专利的内容,没有创造性。 2005年1月19日,合议组将请求人于2005年1月18日提交的意见陈述书和附件10-12转送给专利权人,将专利权人于2004年12月9日提交的意见陈述书和反证7转送给请求人。 2005年1月25日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时针对请求人提交的外文证据附件3和6所使用部分的中文译文进行了校对,提交了附件3使用部分的中文译文4页,附件6的中文译文11页以及修改手稿。 专利权人认为:附件6的结果不能反映出非那甾胺与单独使用媒介物相比,显示具有统计学意义上的使头发增加的效果,因此,本领域的技术人员不可能从附件6中的试验结果得到启示,并且得到动力将所述试验中的剂量0.5mg或相应于对体重9.5-15.4kg的猴子给药0.5mg剂量的非那甾胺应用于治疗人的雄激素脱发。 2005年3月3日,请求人进一步提交了补充意见陈述书,同时提交了下述附件(编号续前): 附件13:《中国脱发网》,雄性激素源性脱发的机理,网址:http://www/toufa.com /htm/research/rs01/05-28-10068.htm,共2页。 请求人认为,对于专利权人认为附件6采用4只猴子的数据所得到的效果不可信的观点不能同意。首先,附件6中指出,产生毛发重量负增长的那只猴子与接受非那甾胺和赋形剂联合治疗的其它4只猴子相比,也表现为相似的DHT减少,而DHT是男性型脱发的真正元凶,可使毛囊萎缩,因此,尽管1只猴子的数据没有表现出毛发的增重,但这并不影响可抑制脱发这一结论的得出,本领域技术人员必然由可以抑制脱发而想到促进头发生长的作用。附件6已经给出了目标化合物0.5mg/天和2.0 mg/天可以逆转脱发过程,促进毛发再生的启示,其它文章的内容可能会引起人们对附件6所持观点的争议,但却不能否认附件6所公开的事实。另外,专利权人提供的专家声明中所谓的专家是专利权人所在单位的职工,其声明并不能够代表本领域普通技术人员的观点。综上所述,附件6给出了目标化合物治疗脱发的足够的启示,不具备创造性。 2005年3月3日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时提交了下述反证: 反证8:Proc.Natl.Acad.Sci.Vol.89,第10787-10791页,1992年11月,复印件,共5页; 反证9:PHYSICIAN`S DESK PEFERENCE,1993年,第47版,出版信息页以及第1597-1599页,复印件,共4页 专利权人认为:专利法保护的医药用途发明中的药品制备方法,包括药品的配料、计量、成型等过程,其中也包括在包装盒上标贴单位药剂中活性成分量、使用说明以及适用范围,而药品的用途发明作为药品的制备方法,有时区别仅在于在这种单位药剂中活性成分量、使用说明或适用范围上,并重申了其关于本专利符合专利法相关规定的理由。另外,还提交了反证8和9,借此说明为了理想地治疗包括男性型秃头在内的雄激素脱发,非那甾胺的剂量至少应该是用于治疗良性前列腺增生的有效剂量(5mg/天)。本领域的技术人员没有理由或动机参考不成功的猴子研究来预测用于人类的有效剂量,也没有理由认为治疗脱发的剂量会低于治疗良性前列腺再生所需的剂量。 2005年3月23日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时重复提交了反证8的复印件5页和反证9的复印件4页,并提交了反证8的中文译文11页,反证9所使用部分的中文译文1页。专利权人重申了前次意见陈述书中的观点,同时指出反证8支持Kaufman的证言2-2的第8和10段,反证9支持Kaufman的证言2-2的第9段。因此,本领域的技术人员根据现有技术的教导,完全可以得到和Kaufman的证言2-2的第11段相同的结论,即采用0.05-3.0mg剂量也能够有效治疗人雄激素引起的脱发,是出人意料的。 2005年3月24日,专利权人进一步提交了下述反证: 反证7的公证认证证明文件A,(2005)纽领认字第0002579号,原件和复印件各1份,每份9页; 2005年4月12日,专利权人进一步提交了下述反证: 反证8的公证认证证明文件A,(2005)纽领认字第0010521号,原件和复印件各1份,每份9页; 反证9的公证认证证明文件A,(2005)纽领认字第0010522号,原件和复印件各1份,每份8页。 2005年5月18日,专利权人进一步提交了下述反证: 反证1的公证认证证明文件B,(2005)纽领认字第0017863号,原件和复印件各1份,每份7页; 反证4的公证认证证明文件B,(2005)纽领认字第0017862号,原件和复印件各1份,每份10页; 反证7的公证认证证明文件B,(2005)纽领认字第0017858号,原件和复印件各1份,每份9页; 反证8的公证认证证明文件B,(2005)纽领认字第0017861号,原件和复印件各1份,每份9页; 反证9的公证认证证明文件B,(2005)纽领认字第0017860号,原件和复印件各1份,每份8页。 2005年5月20日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时补充了下述反证: 反证10:第47版《美国医生药物手册1993》预售优惠的小册子的复印件及其公证认证件((2005)纽领认字第0017859号),共10页,以及反证10所使用部分的中文译文,共3页。 专利权人认为:所提交的反证10是用以证明在本专利的优先权日(1993年10月15日)之前反证9是可以获得的。 2005年6月15日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,请求出具过证言的专家证人Kaufman博士出庭接受质证。 2005年8月12日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时补充了下述反证: 反证1的公证认证证明文件B的中文译文a,共6页; 反证4的公证认证证明文件B的中文译文a,共6页; 反证7的公证认证证明文件B的中文译文a,共6页; 反证8的公证认证证明文件B的中文译文a,共6页; 反证9的公证认证证明文件B的中文译文a,共6页; 反证10的公证认证证明文件的中文译文a,共6页; 反证2-1的公证认证证明文件的中文译文a,共6页; 反证2-2的公证认证证明文件的中文译文a,共6页。 2005年9月7日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时补充了Keith D.Kaufman向中华人民共和国所作的两份证言2`-1以及与证言2-1中相同的演示a-d,复印件,共9页,其中文译文9页;和证言2`-2以及与证言2-2中相同的演示e,复印件,共5页,其中文译文6页; 演示a:内分泌学会·1995摘要表格,复印件,共1页,及其中文译文,1页。 专利权人进一步重申了其观点:非那甾胺在头皮组织中的有效性比在前列腺组织中的效力低100倍,低于5毫克的剂量,特别是1毫克的剂量的非那甾胺在治疗男性型秃头方面显示出与5毫克剂量相同的效果,是出人意料的,这进一步证明了本专利技术方案的创造性。 2005年9月19日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,再次重申请求出具过证言的专家证人Kaufman博士出庭接受质证。 2005年10月17日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书,同时补充提交了下述反证: 反证2`-1的公证认证证明文件,(2005)纽领认字第0039674号,原件和复印件各1份,每份12页; 反证2`-2的公证认证证明文件,(2005)纽领认字第0039675号,原件和复印件各1份,每份8页; 反证2`-1的公证认证证明文件的中文译文,共6页; 反证2`-2的公证认证证明文件的中文译文,共6页; 反证1的公证认证证明文件B的中文译文a`,共4页; 反证4的公证认证证明文件B的中文译文a`,共4页; 反证7的公证认证证明文件B的中文译文a`,共4页; 反证8的公证认证证明文件B的中文译文a`,共4页; 反证9的公证认证证明文件B的中文译文a`,共4页; 反证10的公证认证证明文件的中文译文a`,共4页; 反证2-1的公证认证证明文件的中文译文a`,共4页; 反证2-2的公证认证证明文件的中文译文a`,共4页。 2005年11月14日,本案合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》,拟定于2006年1月17日对该专利权的无效宣告请求进行口头审理。同时将专利权人所提交的证据详细列成清单,将专利权人于2005年1月25日、3月3日、3月23日、3月24日、4月12日、5月18日、5月20日、6月15日、9月7日、9月19日、10月17日提交的意见陈述书及所附证据的副本转送给请求人,将请求人于2005年3月3日提交的意见陈述书及所附证据的副本转送给专利权人。 2006年1月10日,本案合议组向双方当事人再次发出《无效宣告请求口头审理通知书》,拟定于2006年2月16日对该专利权的无效宣告请求进行口头审理,原定于2005年1月17日的口头审理因故取消。 2006年1月17日,专利权人进一步提交了补充意见陈述书和下述反证,用以证明施用1毫克或0.2毫克低剂量的非那甾胺在治疗人类雄激素脱发方面有效是可信的: 反证11:“内分泌学会第77届年会,项目和摘要” 1995年6月,第326页,复印件,共1页以及反证11的中译文1页。 2006年2月10日,请求人面取了专利权人于2006年1月17日提交的意见陈述书和反证11及其中文译文的副本。 2006年2月10日,专利权人提交了反证12: 反证12:请求人提交的附件3的说明书第6页及其使用部分的中译文,共2页; 反证12`:本专利的欧洲同族专利EP0724444B1的首页和第5页及所使用部分的中译文,共4页; 专利权人认为,反证12(附件3)的说明书第6页公开了非那甾胺作为治疗良性前列腺增生的活性成分的组合物,日剂量为5-2000mg,优选为5-200mg。反证12`为本专利的外国同族专利,其授权的权利要求对特征在于低剂量的制药用途进行了保护。 2006年2月13日,专利权人提交了反证13,认为欧洲专利局对特征在于剂量或给药方式的第2用途权利要求给予了专利保护,合议组于2006年2月24日收到。 反证13:欧洲专利局上诉委员会的决定T1020/03第1、62-63页及其使用部分的中译文,共4页。 2006年2月16日,口头审理如期进行,双方当事人的代理人均出席了口头审理。口头审理中记录并认定了下述事实: (1)请求人请求无效的理由是:权利要求1-3、6、9、10、16、20不符合专利法第33条的规定,其余权利要求引用这些权利要求,导致权利要求1-21不符合专利法第33条的规定;依据附件9,说明书公开不充分,不符合专利法第26条第3款的规定;依据附件1和9,权利要求1-21不符合专利法第26条第4款的规定;权利要求1-5中“剂量”的使用导致保护范围不清楚,不符合专利法实施细则第20条第1款的规定;根据附件3,权利要求1-21不符合专利法第22条第2款规定的新颖性;权利要求1-5相对于附件6没有新颖性,不符合专利法第22条第2款规定;权利要求1-21相对于附件3、附件6、附件6与7结合、附件6与8结合、附件3、6与7结合不符合专利法第22条第3款规定的的创造性; (2)请求人放弃权利要求6-21不符合专利法实施细则第20条第1款的无效理由;放弃权利要求6-21相对于附件6没有新颖性的无效理由; (3)请求人放弃附件4、5、7`,附件12不作为证据使用,仅供参考; (4)请求人对专利权人校对后的附件3和6的译文准确性没有异议; (5)专利权人放弃反证1、4、7、8、9的公证认证文件A,反证1、4、7、8、9的公证文件B的中文译文a、反证10、2-1和2-2的公证认证证明文件的中文译文a除了公证员的证明及其中文译文之外的4页内容,这4页内容用2005年10月17日提交的反证1、4、7、8、9的公证证明文件B的中文译文a’、反证10、2-1和2-2的公证认证证明文件的中文译文a’替代,放弃2005年3月3日提交的反证8、反证9,认为重复的译文以后提交的版本为准,重复的公证件以先提交的为准。 (6)请求人对专利权人提交的反证真实性及反证的译文准确性没有异议; (7)专利权人当庭重复提交了反证12、12`和13,并进一步提交了反证14,合议组当庭将反证12、12`、13和14转交给请求人,其中: 反证14:欧洲专利局上诉委员会的决定T0230/01,共32页。 (8)请求人当庭提交了附件14,合议组当庭将其转交给专利权人: 附件14:欧洲专利局上诉委员会的决定T56/97。 (9)口头审理之后双方当事人再提交的任何新证据,合议组均不予考虑。 2006年2月24日,专利权人进一步提交了反证15和16: 反证15:《PRACTICAL STATISTICS SIMPLY EXPLAINED》,作者:RUSSELL LANGLEY,多佛出版公司,1971年首次印刷,封面、版权页、第16页复印件,所使用部分的中译文,共7页; 反证16:《ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY》, STEROID 5α-REDUCTASE:TWO GENES/TWO ENZYMES,1994,Vol 63,封面、封一、第25-61页复印件,所使用部分的中译文,共44页; 专利权人认为,反证15说明了仅仅因为该数字看起来是非常不可能的就丢掉这个数字的作法是不对的。因此,附件6中删除一只猴子的数据,而只应用4只猴子的数据以显示治疗效果,得到的结论对本领域的技术人员来说是不可信的。反证16说明,本领域的技术人员不会想到或尝试开发低日剂量的非那甾胺的药剂治疗雄性脱发,本发明对本领域的技术人员来说是出人意料的。 2006年2月28日,双方当事人前来参加质证,其中: (1) 请求人当庭提交了: 附件1的出版信息页,1978年12月第1版,1998年10月第221次印刷,复印件1页; 附件6`,即加盖有北京大学第一临床医学院图书馆红章的附件6及其首页的复印件,共8页; 附件8`,即原附件8的第一版,1985年9月第1版第1次印刷,首页、封一、封二、出版信息页、第240-243页及封底,共9页; 附件10的出版信息页,1969年第1版,2002年2月第19次印刷,复印件1页; 附件14使用部分的中译文,共2页; (2)专利权人当庭提交了: 反证13(即欧洲专利局第T1020/03号决定)的公证认证文件,(2006) 京海民证字第0484号,共84页; 反证14(即欧洲专利局第T0230/01号决定)的公证认证文件,(2006)京海民证字第0483号,共46页; 重复提交了反证13、14的复印件,并提交了反证13、14使用部分的中译文,分别为73和35页。 (3)对于请求人提交的证据,请求人出示了附件1、10-12的原件,专利权人对附件1、10-12的真实性没有异议,但对其公开性有异议;专利权人对附件2、3、13、14的真实性没有异议,请求人提交了附件6`,但专利权人认为其加盖的是北京大学第一临床医学院的印章,对于该图书馆是否对公众开放不能确认,因此对附件6`的真实性无法确认;请求人没有提交附件7的原件,专利权人对附件的真实性不予认可;请求人提交了附件8`的原件,附件8`是附件8所述的《药理学实验》的第一版内容,其使用部分为“(二)不同种类动物质检药物剂量的换算法中的解1、2及表3”,专利权人对附件8`的真实性没有异议,并且认为附件8和附件8`中所使用部分是相同的,但认为附件8`是新证据; (4)请求人对反证12、12`、13和14的真实性没有异议,对反证12的译文准确性没有异议。 2006年3月1日,专利权人进一步提交了意见陈述书,重申了其在口头审理中提出的意见。 2006年3月10日,专利权人进一步提交了意见陈述书,认为欧洲专利局对在于剂量方案的第2用途权利要求给予专利保护,并针对请求人的附件14,提交了T56/97决定译文的校对稿2页和校对手稿2页,以及反证16的公证认证文件和公证认证文件的中译文,共48页。 至此,合议组认为本案的事实清楚,可以作出审查决定。 二、决定的理由 1.关于本决定书中所使用的证据 (1)关于请求人提交的证据 请求人一共提交了附件1-14和附件6`、附件7`和附件8`,其中请求人具体地放弃了附件4、5、7`,并且附件12不作为证据使用。 在请求人提供的有效证据中,附件2、附件9、附件10和11用于证明权利要求1-21不符合专利法第33条的规定,附件2和附件9分别是本专利的公开文本和授权文本,合议组依职权对其进行核实并确认了其真实性,请求人出示了附件10和附件11的原件,专利权人对附件10和附件11的真实性无异议,故合议组对附件10和11的真实性予以认可。 附件1用于证明本专利不符合专利法第26条第4款,请求人出示了附件1的原件,专利权人对其真实性无异议,故合议组也认可其真实性。 附件3用于证明本专利不符合专利法第22条第2、3款的规定,附件6用于证明本专利不符合专利法第22条第2款的规定。 附件3是欧洲专利,专利权人对其真实性无异议,故合议组也认可其真实性。 附件6是外文科技期刊复印件,请求人未出示其原件,但是出示了内容相同的加盖有北京大学第一临床医学院图书馆流通阅览的红印章的附件6`,专利权人认为该图书馆是否对外开放不能确认,因而对其真实性不能确认。合议组认为,北京大学第一临床医学院图书馆是否对外开放与证据6`的真实性无关,其仅影响到该图书馆的馆藏资料在本专利的申请日之前能否为公众所得到,即影响证据6`的公开性,即使该图书馆不对社会公众开放,只要附件6`的内容与该图书馆馆藏的原件内容一致,就不能否认附件6`的真实性,专利权人以此为理由否认附件6`的真实性理由不成立;另外,考虑到附件6`加盖有北京大学第一临床医学院图书馆流通阅览的红章,即该图书馆已经确认了附件6`与其馆藏原件的一致性,在无有力反证情况下,合议组认可附件6`的真实性,又由于附件6与附件6`内容一致,因此,对附件6的真实性也予以认可。另外,由于附件6的内容为科技期刊,故认可其已经公开。 (2)关于专利权人提交的证据 专利权人提交了反证1,请求人对其真实性无异议,故合议组也认可其真实性。 2.关于专利法第33条 专利法第33条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 一般来讲,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,这种修改是不被允许的。 根据专利合作条约的规定,国际申请在指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。对于申请文件的修改,应当不超出该文本公开的范围。 首先必须指出,请求人以公开文本与授权文本进行对照指出本专利的修改不符合专利法第33条的规定是不正确的,判断授权文本修改超出与否的依据应当是国际申请的文本,而进入中国国家阶段的中文文本是国际申请的中文翻译件,故以进入中国国家阶段的中文文本视为原始文本。但合议组为了将事实调查清楚,将公开文本与进入中国国家阶段的申请文本进行了对照,经过核对,认定本专利的公开文本与进入中国国家阶段的申请文本一致(为表述方便本节中对说明书的引用均指公开文本)。 (1)请求人认为:原申请文件中请求保护一种疾病的治疗方法,并给出了治疗疾病的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮(即非那甾胺)的剂量,而授权文本中权利要求1-3请求保护非那甾胺在制药中的应用,并给出了非那甾胺在药物中的含量,因此权利要求1-3超范围,权利要求4-5引用权利要求1-3因此也超范围。 合议组认为:首先,授权文本中对非那甾胺的限定为剂量,其含义为单位时间内施用目标化合物的量,这在说明书中有明确的记载(如说明书第5页第15-16行),而非请求人所述的含量(可参见现代汉语词典解释,剂量指药物的使用分量);其次,权利要求1涉及的是非那甾胺的制药用途,作为方法权利要求,说明书公开了非那甾胺的获得方式,即能够以从市售买到(见说明书第2页第2段),指出药物制剂的制备方法与常规药物实践一致(见第7页第3段),另外,说明书通篇都记载了含有非那甾胺的药物可以通过口服用于治疗雄激素引起的脱发,从以上分析可以看出,权利要求1所述的非那甾胺用于制备能够治疗雄激素引起的脱发的口服药物的应用的各技术特征均在说明书中有记载,本领域技术人员可以根据说明书的记载,直接地、毫无疑义地得出权利要求1的技术方案。 (2)请求人认为:权利要求16中限定药物组合物中粘结剂可以为树胶,而公开文本中为合成胶,这一修改不符合专利法第33条规定。 合议组认为:本专利为PCT国际申请,本申请的国际申请原文中,相应的术语为gum,进入中国国家阶段的申请文本的翻译应当与其原文含义一致。诚如请求人所言,一个英文单词可以有多种中文含义,不能简单地认为同一英文单词下的不同意项均认为是同义词,但是,对于词义的含义,应当采用所属领域的常用工具书进行解释,比如,《英汉医学词汇》(人民卫生出版社,1991年1月第1版,第623页)将gum解释为:1树胶,2龈;又如《英汉生物化学词典》(科学出版社1983年第1版,第334页)将gum仅解释为树胶,显然“龈”这一译法不适用于本专利,可见,将gum译为树胶符合本技术领域通常的理解;又如,请求人所提供的附件10中第461页和第852页分别对“胶”及“树胶”进行了解释,其中记载树胶主要用于医药制剂、化妆品、食品加工等,综上所述,授权文本中的“树胶”一词与国际申请中的“gum”一词是完全对应的,它是比“合成胶”更确切的译法,这一修改不违反专利法第33条的规定。 (3)请求人认为:权利要求20中限定崩解剂可以为合成生物聚合胶,而公开文本为黄原胶,这一修改不符合专利法第33条的规定。 合议组认为:授权文本中“合成生物聚合胶”的国际申请的原文为xanthan gum,关于其中文含义,如《英汉科技词天》(中国环境化学出版社,1988年8月第1版,第4249页)对其解释仅为:合成生物聚合胶(能耐热、耐强酸和强碱的合成胶质),《英汉化学化工词汇》对其解释仅为:黄原胶,即可以认定在本领域黄原胶与合成生物聚合胶同义,故xanthan gum译为“合成生物聚合胶”的这一修改符合专利法第33条的规定。 3.专利法第26条第3款规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。 请求人认为:(1)本专利权利要求1-5中请求保护的技术方案是“非那甾胺在制备治疗脱发的药物中的应用”,而说明书中描述的是“非那甾胺化合物用于治疗脱发”,二者不对应;(2)并且权利要求1-5中以剂量为特征对药物进行限定,而以剂量为特征来限定药品中的活性成分在药品制备过程中是无法实现的;(3)权利要求6-21请求保护组合物,但说明书中未给出组合物的制备过程。 合议组认为: (1)本专利说明书公开了权利要求1-5所述的非那甾胺的获得方式,即可以从市售购得(见说明书第2页第2段),或者如实施例1、2的方法制得;公开了药物制剂的制备方法,即采用常规的药物制备方法(见第7页第3段);还公开了含有非那甾胺的药物可以通过口服用于治疗雄激素引起的脱发的效果,因此,基于说明书中的记载,本领域技术人员能够实现权利要求1-5所述的制药用途的技术方案,并且可以预期其技术效果,达到发明目的。 (2)剂量是用药的技术特征,权利要求1-5请求保护的是制药用途,因此“剂量”对权利要求1-5不起限定作用(具体理由详见关于新颖性的论述),因此请求人关于以剂量为特征限定药品的活性成分在制药中无法实现的理由的基础已不存在。 (3)权利要求6-21请求保护的是药物组合物,虽然说明书中没有具体实施方式详细记载所述组合物的制备方法,但是说明书中指出上述组合物可以用现有技术常规的方法来制备,制成多种剂型,并且大量列举了组合物中所使用的各种辅料,比如崩解剂、润滑剂、粘合剂等等,在此基础上,本领域技术人员能够制备得到权利要求6-21的药物组合物。 4.关于专利法第26条第4款 专利法第26条第4款规定:权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。 请求人认为:(1)权利要求1-5请求保护一种非那甾胺在制备用于治疗脱发的药物中的应用,其中限定了非那甾胺的剂量,但是说明书中公开的给药剂量不能支持药物中活性成分的含量;(2)权利要求6-21请求保护一种含有非那甾胺的组合物,但是本领域技术人员不能由说明书中公开的治疗脱发的方法概括得出一种药物组合物。 合议组认为:(1)权利要求1-5的制药方法中限定的是用药的剂量,而非药物中有效成分的含量,请求人所指出的“剂量”与“含量”的不对应问题并不存在,而剂量对于制药用途的权利要求不起限定作用(详细论述见后文),请求人所提出的这一理由并不成立;(2)关于根据说明书中的记载能否概括出权利要求6-21的药物组合物权利要求,前文在评述专利法第26条第3款时已经详细阐述了理由,在此不在赘述。 5.关于专利法实施细则第20条第1款 专利法实施细则第20条第1款规定:权利要求应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。 请求人认为:权利要求1-5由于使用了“剂量”来限定制药用途的技术方案,导致权利要求的保护范围不清楚。 合议组认为:剂量对于制药用途的保护范围不起限定作用(详见后文论述),所以,权利要求1-5不会因为其中的“剂量”这一术语而不清楚,故请求人的这一理由不成立。 6.关于专利法第22条第2款 专利法第22条第2款规定:新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出国申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 本专利权利要求1请求保护一种化合物在制备治疗疾病的药物中的应用,其中所使用的原料化合物为非那甾胺,所制备的药物的适应症为人的雄激素引起的脱发,该药的用药方式为口服,并且该药的使用剂量为约0.05至3.0mg 非那甾胺。 附件3公开了一种化合物在制备治疗疾病的药物中的用途,其中所使用的原料化合为非那甾胺,所制备药物的适应症为雄激素引起的脱发(参见附件3的权利要求5)。 本专利权利要求1与附件3相比,可以看出如下区别:(1)本专利限定该药物的使用剂量为约0.05-3.0mg;(2)本专利限定了给药方式为口服给药,而附件3未限定给药方式。 但是,需要注意的是,上述两个区别特征均为用药的特征,作为一个一般的原则,用药特征其本身对于制药方法的技术方案不起限定作用,因为物质的制药用途实际上等同于药品的制备方法,作为药品的制备方法,应从方法权利要求的角度来分析其技术特征,即能直接对其起到限定作用的特征只能是原料、制备步骤和条件、药物产品形态或成分等特征,用药是药物制备完成之后的下一步骤,制药与用药是不同的两个步骤,其时间域并无重合。不过,如果特定的用药过程客观上对制药提出了一定要求,如对制药方法的原料选择、制备步骤以及产品成分等特征产生了影响,即用药特征能够在一定程度上暗含了制药特征,则可以认为其间接地对制药过程起到限定作用,可以视同为制药的技术特征。因此,对于明显的用药特征,应分析其对制药过程是否产生影响,从而确定其对于制药方法的权利要求是否起到限定作用。 上述的区别(1)为本专利的药物能以约0.05至3.0mg的剂量使用,其含义为在单位时间即一天之内,给患者服用0.05-3.0mg的有效成分。为满足上述服用剂量,患者可以多次服用较低含量的药物,也可以较少次地服用较高含量的药物,这是一般的生活常识,并且,只需简单推理即可以明确本专利的说明书中其实也持这种观点,如说明书第6页第2段记载,“对于口服给药,例如,可以提供含有0.01、0.05、0.1、0.2、1.0、2.0和3.0mg的活性成分的刻痕或未刻痕的片剂形式的组合物作为对被治疗患者的症状的剂量调节”,从中可以看出,例如为了达到权利要求1所述的剂量的最小值0.05mg,活性成分含量为0.01mg的片剂组合物需要服用5次,而活性成分含量0.05mg的片剂组合物只需要服用1次即可,所以,剂量与活性成分含量并无必然联系,另外,更为显然的是,药物的服用剂量更不会对制药的原料、制造方法以及适应症等产生限定性的影响,所以,该特征对权利要求1不具备限定作用,在新颖性、创造性的评价中视为不存在。 对于上述区别(2),合议组认为,其虽然涉及的也是药物产品的使用方法,但是一般其隐含一定的产品技术特征,如口服给药要求其辅料必须适于口服,这就对辅料的选择起到了限定作用,即上述区别(2)在一定程度上对药物产品起限定作用,因此,本专利权利要求1与附件3权利要求5的区别技术特征仅在于本专利限定了给药方式为口服,附件3没有限定给药方式。 从上述分析可以看出,本专利权利要求1与附件3存在区别技术特征,所以本专利相对于附件3具有新颖性;权利要求2-5作为权利要求1的从属权利要求,其也相对于附件3具备新颖性。 权利要求6请求保护含有非那甾胺的药物组合物,其中非那甾胺的含量为0.05-3.0mg单位剂量,附件3中没有公开该含量的药物组合物,权利要求6与附件3存在区别技术特征,所以,权利要求6相对于附件3具备新颖性。 权利要求7-21均直接或间接引用了权利要求6,其自然也相对于附件3具备新颖性。 7.专利法第22条第3款规定:创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。 前文已经分析了本专利权利要求1与附件3的区别特征仅在于本专利权利要求1还限定了给药方式为口服,而口服给药是一种本领域技术人员熟知的给药形式,其对辅料的选择等的限定作用也是公知的,因此,若认定权利要求1具有创造性,就要求其具有基于给药方式改变而非其它原因产生的出人意料的技术效果。本专利说明书通篇都记载了权利要求1的方法所制备的药物能够以较低剂量使用这一技术效果,那么,这一技术效果是否是由口服这一特定的用药方式带来的呢?亦即本专利以低剂量用药是否与口服用药具有关联性。如果有证据表明,非那甾胺在制成其它剂型时只能以较高剂量使用,而制成口服剂型后却可以以较低剂量服用并达到高剂量使用其它剂型相同的效果,则上述的关联性将得以确认,权利要求1也就具有了基于剂型改变所产生的出人意料的技术效果。 但是,说明书的记载给出了相反的教导,如说明书第2页第3段记载“申请人惊奇且意外地发现低日剂量的5α-还原酶2抑制剂对于治疗雄性脱发特别有效”,第3页第3-5行记载“在此实施方案的一组中,5α-还原酶2抑制剂以0.05至1.0mg/天的剂量给药,而在此实施方案的一个亚组中,5α-还原酶2抑制剂以约0.05至0.2mg/天的剂量给药”,上述记载均未限定只有用药方式为口服给药时才能够以上述较低剂量用药;更需要注意的是,说明书第5页最后一段记载“本发明的目的是提供通过按低于5mg/天、特别是约0.01mg/天至3.0mg/天、更特别地0.05至1mg/天的剂量系统,口服、肠胃外或局部施用5α-还原酶2抑制剂治疗过量雄性激素病,如雄激素引起的脱发”,第6页第2段记载“化合物可以……形式给药。同样地,它们也可静脉内(快速浓注(bolus)和输注)、腹膜内、皮下、局部伴随或没有吸留(occlusion),或肌内形式,所有普通药学专业人员熟知的形式给药”,根据上述记载可以确认,非那甾胺不论采用何种剂型,均能以0.05-3.0mg/天的剂量使用,其与口服剂型完全没有任何关联性。 因此,从本专利的说明书中可以看到,权利要求1的方法所制得的产品除具有口服剂型通常所具有的特点外,不存在其它相对于附件3权利要求5的方法所制得的产品而言出人意料的技术效果。因此,权利要求1相对于附件3不具备创造性。 一种可能的疑惑是,本专利确实为现有的科学技术作出了贡献,即发现了非那甾胺能够以较低剂量使用,为何不能作为本专利具备创造性的依据?这是因为本专利的贡献仅在于发现了低剂量使用非那甾胺的方法,是一种用药方法,其属于专利法第25条所述的疾病的诊断和治疗方法,属于不授予专利权的客体,而本专利中又不存在其它具有专利法意义的技术贡献,所以本专利不具备创造性。 权利要求2、3对权利要求1进一步限定的特征均涉及“剂量”,前文已述,剂量对于制药用途的权利要求不具有限定作用,不是其技术特征,因此,基于同样的理由,权利要求2、3也相对于附件3不具备创造性。 权利要求4、5分别引用权利要求3、1,限定其中雄激素引起的脱发是男性型秃头,附件3的权利要求6引用了权利要求5,其也限定雄激素性脱发为男性型秃头,因此,权利要求4、5也不具备创造性。 权利要求6请求保护一种药物组合物,其中含有0.05-3.0mg单位剂量的活性成分非那甾胺,关于“单位剂量”的含义,根据专利权人提供的反证1以及专利权人的意见陈述,单位剂量是指包含在一个药物单位如胶囊或片剂等中的活性成分的量。 附件3的权利要求7涉及一种非那甾胺用于制备阻止和逆转雄激素性脱发的药物的用途,其中含有0.10%-1.5%活性化合物,显然,附件3公开了一种含有0.10%-1.5%非那甾胺的药物组合物,其用于治疗雄激素引起的脱发。 两者相比,区别在于,权利要求6请求保护的药物组合物中含有0.05-3.0mg单位剂量的非那甾胺,而附件3中相应含量为0.10%-1.5%。 实际上,用单位剂量和重量百分数是限定药物中有效成分含量的两种方式,无法单从数值上比较二者有效成分含量的多少,由于对药物中有效成分的含量进行选择是本领域的常规技术,而从说明书中又不能看出将有效成分限定为0.05-3.0mg有何出人意料的技术效果,因此,权利要求6的技术方案不具备创造性。 权利要求7引用权利要求6,附加技术特征为将适应症限定为男性型秃头,附件3的权利要求6也相应的将雄激素引起的脱发限定为男性型脱发,因此,权利要求7相对于附件3也不具备创造性。 权利要求8引用权利要求6,附加技术特征为所述组合物经口服给药,前文已经论述了口服给药这一技术特征不能为权利要求1带来创造性的原因,类似的,权利要求8也不具备创造性。 权利要求9、10进一步限定了单位剂量的范围,其也不具备创造性。 权利要求11、12限定了药物组合物的剂型为片剂,权利要求13-21分别对药物的辅料进行了限定,但是,这些均是本领域的公知常识,未能使得本专利具备创造性。 因此,本专利所有权利要求相对于附件3不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。 由于使用附件3以及专利法第22条第3款已经足以导致本专利无效,合议组对于其他证据和理由不再作出评述。 基于以上事实和理由,本案合议组作出如下审查决定。 三、决定 宣告第94194471.9号发明专利权无效。 当事人对本决定不服的,可以根据专利法第46条第2款的规定,自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定,一方当事人起诉后,另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

行政诉讼一审判决书: 

中华人民共和国北京市第一中级人民法院
行政判决书
(2007)一中行初字第854号
 
                       
原告默克公司,住所地美利坚合众国新泽西州默瑟区西顿市贝尔泰文路820号。
法定代表人唐娜∙L∙玛吉奥托,经理。
委托代理人吴玉和,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人。
委托代理人庞立志,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人。
被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦。
法定代表人廖涛,副主任。
    委托代理人李彦涛,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人程强,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
第三人河南天方药业股份有限公司,住所地中华人民共和国河南省驻马店市光明路2号。
法定代表人崔晓峰,董事长。
委托代理人彭晓玲,北京中誉威圣知识产权代理有限公司专利代理人。
    
原告默克公司不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)于2007年2月6日作出的第9508号无效宣告请求审查决定(简称第9508号决定),于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2007年6月21日受理后,依法组成合议庭,并通知河南天方药业股份有限公司(简称天方药业公司)作为第三人参加诉讼,于2007年11月15日对本案公开开庭进行了审理。原告默克公司的委托代理人吴玉和、庞立志,被告专利复审委员会的委托代理人李彦涛、程强,第三人天方药业公司的委托代理人彭晓玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
第9508号决定系专利复审委员会针对天方药业公司就默克公司拥有的名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的第94194471.9号发明专利(简称本专利)提出的无效宣告请求作出的。专利复审委员会在该决定中认为:一、关于《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第三十三条。默克公司对于本专利授权文本的修改符合专利法第三十三条的规定,天方药业公司的相关无效理由不能成立。二、关于专利法第二十六条第三款的问题。基于说明书中的记载,本领域技术人员能够实现权利要求1-5所述的制药用途的技术方案,并且可以预期其技术效果,达到发明目的。剂量是用药的技术特征,权利要求1-5请求保护的是制药用途,因此“剂量”对权利要求1-5不起限定作用,天方药业公司关于以剂量为特征限定药品的活性成分在制药中无法实现的理由的基础已不存在。权利要求6-21请求保护的是药物组合物,虽然说明书中没有具体实施方式详细记载所述组合物的制备方法,但是说明书中指出上述组合物可以用现有技术常规的方法来制备且大量列举了组合物中所使用的各种辅料,本领域技术人员在此基础上能够制备得到权利要求6-21的药物组合物。三、关于专利法第二十六条第四款的规定。权利要求1-5的制药方法中限定的是用药的剂量,而非药物中有效成分的含量,剂量对于制药用途权利要求不起限定作用,而根据说明书中的记载可以概括出权利要求6-21的药物组合物权利要求。四、关于专利法实施细则第二十条第一款的规定。剂量对于制药用途的保护范围不起限定作用,所以权利要求1-5不会因为其中的“剂量”这一术语而不清楚,故天方药业公司的该无效理由不能成立。五、关于专利法第二十二条第二款。本专利权利要求1与附件3相比区别在于(1)本专利限定该药物的使用剂量为约0.05-3.0mg和(2)口服给药方式。但上述两个区别均为用药的特征,对于制药方法的技术方案不起限定作用,因为物质的制药用途实际上等同于药品的制备方法,作为药品的制备方法,能直接对其起到限定作用的特征只能是原料、制备步骤和条件、药物产品形态或成分等特征,用药是药物制备完成之后的下一步骤,制药与用药是不同的两个步骤,其时间域并无重合。但如果特定的用药过程客观上对制药提出了一定要求,如对制药方法的原料选择、制备步骤以及产品成分等特征产生了影响,则可以视同为制药的技术特征。上述的区别(1)为本专利的药物能以约0.05至3.0mg的剂量使用,为满足上述服用剂量,患者可以多次服用较低含量的药物或者较少次地服用较高含量的药物,这是一般的生活常识。从本专利的说明书也可以看出剂量与活性成分含量并无必然联系,药物的服用剂量更不会对制药的原料、制造方法以及适应症等产生限定性的影响。所以,该区别特征对权利要求1不具备限定作用,在新颖性、创造性的评价中视为不存在。对于区别(2),其虽然涉及的也是药物产品的使用方法,但是一般其隐含一定的产品技术特征,如口服给药要求其辅料必须适于口服,这就对辅料的选择起到了限定作用,即上述区别(2)在一定程度上对药物产品起限定作用。因此,本专利权利要求1与附件3中权利要求5的区别技术特征仅在于本专利限定了给药方式为口服,附件3没有限定给药方式。综上,本专利权利要求1因与附件3存在区别技术特征而具有新颖性,权利要求2-5作为权利要求1的从属权利要求,其也相对于附件3具备新颖性。权利要求6请求保护含有非那甾胺的药物组合物,其中非那甾胺的含量为0.05-3.0mg单位剂量,附件3中没有公开该含量的药物组合物,权利要求6与附件3相比存在区别技术特征,所以,权利要求6相对于附件3具备新颖性。权利要求7-21均直接或间接引用了权利要求6,其相对于附件3具备新颖性。六、关于专利法第二十二条第三款的规定。本专利权利要求1与附件3的区别特征仅在于本专利权利要求1还限定了给药方式为口服,而口服给药是一种本领域技术人员熟知的给药形式,其对辅料的选择也是公知的,若认定权利要求1具有创造性,就要求其具有基于给药方式改变而非其他原因产生的出人意料的技术效果,即如果有证据表明,非那甾胺在制成其他剂型时只能以较高剂量使用,而制成口服剂型后却可以以较低剂量服用并达到高剂量使用其他剂型相同的效果,则权利要求1也就具有了基于剂型改变所产生的出人意料的技术效果。但从本专利的说明书中可以看到,权利要求1的方法所制得的产品除具有口服剂型通常所具有的特点外,不存在其他相对于附件3中权利要求5的方法所制得的产品而言出人意料的技术效果。因此,权利要求1相对于附件3不具备创造性。权利要求2、3对权利要求1进一步限定的特征均涉及“剂量”,由于剂量对于制药用途的权利要求不具有限定作用,故权利要求2、3相对于附件3也不具备创造性。权利要求4、5分别引用权利要求3、1,限定其中雄激素引起的脱发是男性型秃头,附件3的权利要求6同样也限定雄激素性脱发为男性型秃头,故权利要求4、5也不具备创造性。权利要求6请求保护一种药物组合物,权利要求6与附件3相比请求保护的药物组合物中含有0.05-3.0mg单位剂量的非那甾胺,而附件3中相应含量为0.10%-1.5%。由于对药物中有效成分的含量进行选择是本领域的常规技术,而从说明书中又不能看出将有效成分限定为0.05-3.0mg有何出人意料的技术效果,因此,权利要求6的技术方案不具备创造性。权利要求7引用权利要求6,附加技术特征为将适应症限定为男性型秃头,附件3的权利要求6也相应的将雄激素引起的脱发限定为男性型脱发,因此权利要求7相对于附件3也不具备创造性。权利要求8引用权利要求6,附加技术特征为所述组合物经口服给药,基于口服给药这一技术特征不能为权利要求1带来创造性的原因,权利要求8也不具备创造性。权利要求9、10进一步限定了单位剂量的范围,其也不具备创造性。权利要求11、12限定了药物组合物的剂型为片剂,权利要求13-21分别对药物的辅料进行了限定,但这些均是本领域的公知常识,未能使得本专利具备创造性。因此,本专利所有权利要求相对于附件3不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定。综上所述,专利复审委员会作出第9508号决定宣告本专利权无效。
    默克公司不服第9508号决定,在法定期限内向本院提起行政诉讼,其诉称:一、关于程序问题。根据《审查指南》的相关规定,被告应当将其审查决定所依据的理由、证据和认定的事实告知专利权人,但被告在第9508号决定中所认定的用途权利要求等同于方法权利要求、药物的服用剂量不会对适应症等产生限定性影响及对药物中有效成分和含量进行选择是本领域的常规技术等理由和事实认定均未告知专利权人,被告的该行为违反了《审查指南》的相关程序性规定;二、关于实体问题。被告忽视了《审查指南》对于“用途权利要求”的规定有别于“化学方法权利要求”的规定,在判断创造性时没有按照“三步法”和“已知产品用途发明的创造性”的规定来评价本专利权利要求1的创造性。而且,被告还错误地将权利要求1的有关药剂含有更低剂量的非那甾胺这一技术特征认定为技术效果,由此进一步认定“低剂量”与“口服”之间有关联性才能确立创造性。事实上,剂量大小由药物的药效决定,而是否口服则由药物的物化性质决定,“剂量”与“口服”两者在性质上没有必然的关联性。原告认为,药剂的给药方式和使用剂量均是技术手段,其技术效果是治疗疾病。相对于附件3,本专利使用的药剂适用于口服给药和含有更低剂量的非那甾胺,能够达到治疗雄性脱发的治疗效果,而潜在的毒副作用得以降低。本专利的上述技术手段和技术效果使得其相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具有创造性。综上所述,被告认定事实不清,适用法律错误,程序违法,原告据此请求人民法院撤销第9508号决定,并判令被告重新作出无效宣告请求审查决定。
被告专利复审委员会辩称:一、关于程序问题。关于剂量特征能否对于制药用途的权利要求起到限定作用是一个法律问题而不是事实问题,双方当事人也在无效程序当中对此进行了充分的意见陈述,不存在违反程序性规定的问题。二、关于医药用途权利要求与制药方法权利要求的关系以及剂量特征能否对于制药用途权利要求产生限定作用的问题。权利要求只有产品权利要求和方法权利要求两类,物质的医药用途权利要求属于方法权利要求的一种,其涉及的是制备这一时间过程,并不涉及制备完毕之后用药的过程,故物质医药用途的权利要求实质上就是制药方法权利要求,而《审查指南》中已经明确规定了使用剂量不能对制药用途权利要求产生限定作用。三、关于对药物有效成分含量进行选择是否是常规技术。正如第9508号决定已经指出的,为了达到一定的使用剂量,可以多次服用低剂量的药物,也可以较少次地服用高剂量的药物,药物的有效成分含量与使用剂量无关,使用剂量的改进不会导致有效成分含量的选择具备创造性。四、关于法律适用问题。原告认为被告将权利要求内容与说明书内容进行比较的方法存在法律适用的错误,根据审查指南的规定,发明相对于现有技术实际解决的技术问题是根据区别特征所能达到的技术效果来确定的,并且发明的技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域技术人员从该说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可,即对技术效果的发现在本专利的说明书中寻找。降低口服剂量这一现象虽然不构成区别技术特征,但可以作为一个待选技术效果,而根据本专利说明书的记载,降低剂量与口服给药并无任何关系。综上所述,请求人民法院维持第9508号决定。 
第三人天方药业公司述称:一、原告认为“物质的医药用途不同于药品的制备方法”,但原告混淆了“医药用途”与“制药用途”两个概念,本专利属于“制药用途”专利而非笼统的“医药用途”专利,被告将其认定为药品的制备方法类权利要求并无不妥。二、剂量特征不能构成对制药类权利要求的限定,如果将剂量特征作为化合物制药应用的技术特征,则会导致保护范围不合理扩展,影响公众的合法权利。三、被告对于权利要求6中药物组合物中活性成分含量的限定并无创造性的认定是正确的。四、关于程序问题。第三人在提出无效请求时已经明确就“剂量”能否构成对制药方法类权利要求的限定问题陈述了意见,原告也对此进行过答复,被告并不存在违反程序性规定的问题。五、关于法律适用问题。在考虑区别技术特征是否带来预料不到的效果时,当然要考虑本专利说明书的内容,因为说明书是用来解释和说明权利要求的,被告在考察发明效果时借助于说明书的内容并不存在法律适用错误的问题。综上所述,第三人认为被告作出第9508号决定程序合法,认定事实清楚,适用法律正确,请求人民法院驳回原告的诉讼请求,维持第9508号决定。
    本院经审理查明:
    名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的发明专利(即本专利)由默克公司于1994年10月11日向原中国专利局提出申请,于2002年12月25日被授权公告,专利号为94194471.9。本专利的授权权利要求为:
 “1. 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的应用,其中所述的药剂包含剂量为约0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮。
2.权利要求1的应用,其中该剂量为约0.05至1.0mg。
3.权利要求2的应用,其中该剂量为约1.0mg。
4.权利要求3的应用,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。
5.权利要求1的应用,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。
6. 一种用于治疗雄性激素引起的脱发并促进头发生长的药物组合物,它含有0.05-3.0mg单位剂量的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮和可药用载体。
7.权利要求6的药物组合物,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。
8.权利要求6的药物组合物,其中所述组合物经口服给药。
9.权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中单位剂量为约0.05-1.0mg。
10. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中单位剂量为约1.0mg。
11. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中组合物为片剂。
12. 权利要求10的药物组合物,其中组合物为片剂。
13. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中药用载体选自磷酸钙、乳糖、玉米淀粉和硬脂酸镁。
14. 权利要求13的药物组合物,其中药用载体选自乳糖和硬脂酸镁。
15. 权利要求13的药物组合物,其中的片剂还含有下列的一种或多种:粘结剂、润滑剂、崩解剂和着色剂。
16. 权利要求15的药物组合物,其中的粘结剂选自:淀粉、明胶、天然糖、玉米甜味剂、树胶、羧甲基纤维素、聚乙二醇和蜡。
17. 权利要求16的药物组合物,其中的粘结剂选自淀粉和明胶。
18. 权利要求15的药物组合物,其中的润滑剂选自油酸钠、硬脂酸钠、硬脂酸镁、苯甲酸钠、乙酸钠及氯化钠。
19. 权利要求18的药物组合物,其中的润滑剂为硬脂酸镁。
20. 权利要求15的药物组合物,其中的崩解剂选自淀粉、甲基纤维素、琼脂、膨润土和合成生物聚合胶。
21.权利要求20的药物组合物,其中的崩解剂为淀粉。”
    在本专利说明书中有如下记载:非那甾胺(17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮)……也具有提供用于本发明新的治疗方法的合适的系统,口服、肠胃外和局部药物制剂的目的,含有5-α还原酶2抑制剂化合物作为活性成分,用于治疗上述过量雄性激素病的组合物可以广泛的治疗剂量形式以普通载体系统给药。……同样地,它们也可静脉内(快速浓注bolus和输注)、腹膜内、皮下、局部伴随或没有吸留(occlusion)或肌内形式,所有普通药学专业人员熟知形式给药。对于口服给药,例如,可以提供含有0.01、0.05、0.1、0.2、1.0、2.0和3.0mg的活性成分的刻痕或未刻痕的片剂形式的组合物作为对被治疗患者的症状的剂量调节。
2004年6月18日,天方药业公司以本专利不符合专利法第二十六条第三、四款,第三十三条,第二十二条第二、三款及《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第二十条第一款的规定为由,向专利复审委员会提出无效宣告请求并提交了相应的证据,其中:
附件3为专利号EP0285382A2的欧洲专利说明书复印件及其中文译文共计11页,该专利的公开日为1988年10月5日。附件3的名称为用17β-N-单取代-氨甲酰基-4-氮-5α-雄烷-1-烯-3-酮治疗雄性脱发,该专利包括8项权利要求。权利要求5的内容为:17β-(N-叔丁基甲酰胺基)-4-氮-5α-雄烷-1-烯-3-酮的用途是供生产用于使雄性脱发停止和逆转的药物。权利要求6内容为:上述任何权利要求所述的用途,其中雄性脱发是指男性型脱发。权利要求7内容为:上述任何权利要求所述的用途,其中生产的药物含有0.10%-15%化合物和一种可以药用的载体。
2006年2月16日,专利复审委员会对本案进行了口头审理。在口头审理过程中,天方药业公司将无效理由明确为:权利要求1-3、6、9、10、16、20不符合专利法第三十三条的规定,其余权利要求引用这些权利要求,导致权利要求1-21不符合专利法第三十三条的规定;依据附件9,说明书公开不充分,不符合专利法第二十六条第三款的规定;依据附件1和9,权利要求1-21不符合专利法第二十六条第四款的规定;权利要求1-5中“剂量”的使用导致保护范围不清楚,不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定;根据附件3,权利要求1-21不符合专利法第二十二条第二款规定的新颖性;权利要求1-5相对于附件6没有新颖性,不符合专利法第二十二条第二款规定;权利要求1-21相对于附件3、附件6、附件6与7结合、附件6与8结合、附件3、6与7结合不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。天方药业公司放弃了权利要求6-21不符合专利法实施细则第二十条第一款的无效理由和权利要求6-21相对于附件6没有新颖性的无效理由。
本院另查明,默克公司在庭审过程中对于专利复审委员会所认定的本专利权利要求1与附件3相比存在的两点区别即本专利限定该药物的使用剂量为0.05-3.0mg及本专利限定了给药方式为口服给药而附件3未限定给药方式并无异议。同时,默克公司认为,权利要求1和权利要求6为独立权利要求,对于其他从属权利要求的创造性评价问题,依赖于权利要求1和权利要求6这两项独立权利要求创造性的存在与否,即如果权利要求1和权利要求6具备创造性,其他从属权利要求亦具有创造性,在权利要求1和权利要求6不具备创造性的前提下,其他从属权利要求亦不具备创造性。
此外,对于在本专利授权公告文本中所标明的专利权人“麦克公司”,各方当事人在庭审当中均认可即为本案的原告默克公司。
    上述事实,有本专利授权公告文本、第9508号决定、附件3及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:
一、关于被告所作出的第9508号决定是否存在程序违法的问题。
原告认为被告在作出第9508号决定之前并没有将决定中所涉及的诸如对于用途权利要求的理解、药物的服用剂量是否会对适应症等产生限定性的影响等问题告知原告并给予其陈述意见的机会从而违反了《审查指南》中所规定的请求原则和听证原则,对此本院认为,作为无效请求人的第三人在提出本案的无效宣告请求时已经明确将本专利不符合专利法第二十二条第二、三款的规定即新颖性和创造性问题作为了无效理由,双方当事人在转文及口头审理过程中都对上述问题充分陈述了意见。原告所提未告知其的相应问题,均只是在新颖性和创造性评判的过程中所进一步论述的一些具体法律理解的问题,在原告已经对于本专利的新颖性和创造性问题充分陈述了意见的情况下,第9508号决定并不存在违反请求原则和听证原则的程序性错误,原告与此相关的诉讼理由本院不予支持。
二、关于本专利的新颖性评价问题。
我国专利法所称的新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。附件3的公开日早于本专利的申请日,构成了本专利的现有技术,可以用于评价本专利的新颖性。
首先,关于权利要求1及其从属权利要求相对于附件3的新颖性问题。
根据本院已经查明的事实,本专利权利要求1与附件3存在的两点区别是:1、本专利限定了药物的使用剂量为约0.05-3.0mg;2、本专利限定了给药方式为口服给药,而附件3未限定给药方式。上述两项区别均属于用药特征,对于反映在制药用途权利要求当中的用药特征,应当判断其是否能够对制药用途本身产生影响,即要考虑是否有证据证明上述区别的限定给制药用途本身带来任何功能、性质上的改变。
对于区别1即对于给药剂量的限定,本院认为,在作为方法类型权利要求之一的物质的医药用途权利要求中,给药剂量是治病过程中活性成分的使用量,即药物的使用方法,与所制备的药物产品中活性成分的含量之间没有直接的关系,它是医生针对个体病人,选择服用特定药物的药物剂量以符合病人的特定需要并在个体病人中获得所需的治疗效果。给药剂量的确定不仅依赖于制药过程中对药物单位剂量的选择而且更依赖于医生在治疗过程中根据个体病人的特定需要而进行的选择。由此可见,给药剂量的限定并不能在制药过程中予以完全体现,其还涵盖了医生的治病行为,而制药用途权利要求的保护范围并不包括医生以何种剂量给予患者该药物对其进行治疗的行为,否则会限制医生在诊断和治疗过程中选择各种方法和条件的自由,从而损害公众利益,也有违我国专利法的立法宗旨。由此可见,给药剂量这一特征不能体现在制药过程中而只是治病的技术特征,被告关于其对于权利要求1不具备限定作用进而在新颖性、创造性评价中视为不存在的观点正确,本院予以支持。
鉴于权利要求1与附件3相比仍然存在口服给药方式这一区别,如果口服给药的形式能够为本专利带来意料不到的技术效果,这一区别特征在一定程度上即能够对于制药用途权利要求起到限定作用。基于这一区别技术特征的存在,权利要求1相对于附件3具有新颖性。在此基础上,权利要求1的从属权利要求2-5相对于附件3也具备新颖性。
其次,关于权利要求6及其从属权利要求的新颖性问题。
权利要求6请求保护的是含有0.05-3.0mg单位剂量的非那甾胺药物组合物,附件3并未公开含有上述单位剂量的药物组合物,故权利要求6相对于附件3具有新颖性。在此基础上,直接或者间接引用权利要求6的权利要求7-21相对于附件3也具有新颖性。
三、关于本专利的创造性评价问题。
根据我国专利法第二十二条第三款的规定,创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
首先,关于权利要求1及其从属权利要求的创造性。
根据本院在关于本专利的新颖性部分所评述的内容可知,权利要求1与附件3相比所存在的区别技术特征为权利要求1中还限定了给药方式为口服给药。作为一种辅料的选择已为公知的常规给药方式,只有在口服给药这一给药形式而非其他因素为本专利带来了意料不到的技术效果的情况下,才能够认为权利要求1相对于附件3具备创造性。也就是说,专利权人必须证明是基于选用口服给药这一方式,本专利才得以实现以较低剂量使用非那甾胺并能够实现与使用高剂量相同的治疗效果这一技术效果。但是,通过阅读本专利的说明书可以发现,非那甾胺在本专利中可以以所有普通药学专业人员熟知的形式给药,并均可以以权利要求1中所称的0.05-3.0mg/天的低剂量使用。由此可见,口服给药这一区别技术特征并没有给本专利带来任何意料不到的技术效果,或者说,本专利所称的任何意料不到的技术效果并非是口服给药这一方式所带来的,故权利要求1相对于附件3不具备创造性。
权利要求2和权利要求3是在权利要求1的基础上对于使用剂量的进一步限定,基于本院已经认定使用剂量对于本专利不具有限定作用,在权利要求1相对于附件3不具备创造性的基础上,权利要求2和权利要求3同样不具备创造性。
权利要求4和权利要求5进一步限定了雄激素引起的脱发是男性型秃头,附件3同样限定雄激素性脱发为男性型秃头,在权利要求1相对于附件3不具备创造性的基础上,权利要求4和权利要求5同样不具备创造性。
其次,关于权利要求6及其从属权利要求的创造性。
权利要求6所要保护的是一种含有0.05-3.0mg单位剂量活性成分非那甾胺的药物组合物,附件3公开了一种含有0.10%-1.5%非那甾胺的药物组合物,二者均是用于治疗雄激素引起的脱发。也就是说,二者的区别在于权利要求6公开的是单位剂量而附件3所公开的是重量百分数。虽然药物的单位剂量是制药过程中的一个技术特征,但本领域技术人员根据实际需要以及常规的制药工艺可以选择不同单位剂量的药物,而且由一种单位剂量的药物组合物制成另外一种单位剂量的药物组合物并不需要克服任何的技术难题,也就是说,对于药物中有效成分含量的选择是所属技术领域技术人员的常用技术手段。更为重要的是,从本专利的说明书中亦不能看出将药物的有效成分限定为0.05-3.0mg赋予了本专利何种有益效果。因此,权利要求6相对于附件3不具备创造性。
权利要求7进一步将权利要求6中的适应症限定为男性型秃头,由于附件3作出了相同的限定,在权利要求6不具备创造性的基础上,权利要求7亦不具备创造性。
权利要求8在权利要求6基础上限定的附加技术特征为给药方式为口服给药,由于本院已经确定口服给药的方式未能够给本专利带来意料不到的技术效果,权利要求8在权利要求6不具备创造性的基础上亦不具备创造性。
权利要求9和权利要求10是对于单位剂量的具体限定,在权利要求6不具备创造性的基础上,这种对于单位剂量的具体限定亦不具备创造性。
权利要求11和权利要求12是对于药物组合物剂型的限定,权利要求13-21是对于药物辅料的进一步限定,被告认定上述附加技术特征均属于公知常识,原告亦未对此提出异议,本院对于被告的认定予以支持,即在权利要求6不具备创造性的基础上,权利要求11和权利要求12以及权利要求13-21均不具备创造性。
综上所述,第9508号决定认定事实清楚,适用法律、法规正确,审查程序合法,本院应当予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,本院判决如下:
维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第9508号无效宣告请求审查决定。
    案件受理费一百元,由原告默克公司负担(已交纳)。
如不服本判决,原告默克公司可于本判决书送达之日起30日内,被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会及第三人河南天方药业股份有限公司可于本判决书送达之日起15日内,向本院提交上诉状,并按对方当事人人数提交副本,交纳上诉案件受理费一百元,上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
                        审  判  长   刘海旗
                        代理审判员   佟  姝
                        代理审判员   乔  平
               二 〇〇 八 年 三 月 二 十 日
                           书  记  员   高  颖

行政诉讼终审判决书: 

中华人民共和国北京市高级人民法院
行政判决书
(2008)高行终字第378号
 
    
上诉人(原审原告)默克公司,住所地美利坚合众国新泽西州默瑟区西顿市贝尔泰文路820号。
法定代表人唐娜•L•玛吉奥托,高级行政经理。
委托代理人吴玉和,男,汉族,1966年3月12日出生,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人,住中华人民共和国北京市海淀区万泉河路68号院4号楼306号。
委托代理人庞立志,女,汉族,1967年11月25日出生,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人,住中华人民共和国北京市海淀区万柳蜂鸟家园1楼1门1102号。
被上诉人(原审被告)中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。
法定代表人廖涛,副主任。
    委托代理人李亚林,该委员会审查员。
委托代理人程强,该委员会审查员。
原审第三人河南天方药业股份有限公司,住所地中华人民共和国河南省驻马店市光明路2号。
法定代表人崔晓峰,董事长。
委托代理人彭晓玲,女,汉族,1974年12月12日出生,北京中誉威圣知识产权代理有限公司专利代理人,住中华人民共和国辽宁省抚顺市望花区辽中街16号楼1单元101号。
委托代理人石磊,男,汉族,1981年2月21日出生,北京中誉威圣知识产权代理有限公司专利代理人,住中华人民共和国北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学。
上诉人默克公司因发明专利权无效行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院(下称北京市第一中级人民法院)(2007)一中行初字第854号行政判决,向本院提起上诉。本院2008年5月28日受理本案后,依法组成合议庭,于2008年6月24日公开开庭进行了审理。上诉人默克公司的委托代理人吴玉和、庞立志,被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)的委托代理人李亚林、程强,原审第三人河南天方药业股份有限公司(简称天方药业公司)的委托代理人彭晓玲、石磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院认定,涉案专利系名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的第94194471.9号发明专利(简称本专利),专利权人为默克公司。2004年6月18日,天方药业公司以本专利不符合《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第二十六条第三、四款,第三十三条,第二十二条第二、三款及《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第二十条第一款的规定为由,向专利复审委员会提出无效宣告请求。2007年2月6日,专利复审委员会作出第9508号无效宣告请求审查决定(简称第9508号决定),宣告本专利权全部无效。
北京市第一中级人民法院认为,天方药业公司在提出本案的无效宣告请求时已经明确将本专利不符合专利法第二十二条第二、三款的规定作为了无效理由,双方当事人在转文及口头审理过程中都对上述问题充分陈述了意见。默克公司提出的所谓专利复审委员会未告知的相应问题,均只是在新颖性和创造性评判的过程中所进一步论述的一些具体法律理解的问题。在默克公司已经对于本专利的新颖性和创造性问题充分陈述了意见的情况下,第9508号决定并不存在违反请求原则和听证原则的程序性错误。
关于新颖性,本专利权利要求1与天方药业公司提交的附件3存在的两点区别是:1、本专利限定了药物的使用剂量为约0.05-3.0mg;2、本专利限定了给药方式为口服给药,而附件3未限定给药方式。区别1即对于给药剂量的限定,给药剂量的限定并不能在制药过程中予以完全体现,其还涵盖了医生的治病行为,而制药用途权利要求的保护范围并不包括医生以何种剂量给予患者该药物对其进行治疗的行为。由此可见,给药剂量这一特征不能体现在制药过程中而只是治病的技术特征,专利复审委员会关于其对于权利要求1不具备限定作用进而在新颖性、创造性评价中视为不存在的观点正确。鉴于权利要求1与附件3相比仍然存在口服给药方式这一区别。基于这一区别技术特征的存在,权利要求1相对于附件3具有新颖性。在此基础上,权利要求1的从属权利要求2-5相对于附件3也具备新颖性。
关于创造性,非那甾胺在本专利中可以以所有普通药学专业人员熟知的形式给药,并均可以以权利要求1中所称的0.05-3.0mg/天的低剂量使用。由此可见,口服给药这一区别技术特征并没有给本专利带来任何意料不到的技术效果,故权利要求1相对于附件3不具备创造性,权利要求2-5同样不具备创造性。权利要求6与附件3的区别在于权利要求6公开的是单位剂量而附件3所公开的是重量百分数,对于药物中有效成分含量的选择是所属技术领域技术人员的常用技术手段,从本专利的说明书中亦不能看出将药物的有效成分限定为0.05-3.0mg赋予了本专利何种有益效果。因此,权利要求6相对于附件3不具备创造性。权利要求7-21均不具备创造性。
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决:维持第9508号决定。
默克公司不服原审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决及第9508号决定。其理由主要为:1、专利复审委员会在第9508号决定中所认定的用途权利要求等同于方法权利要求、药物的服用剂量不会对适应症等产生限定性影响及对药物中有效成分和含量进行选择是本领域的常规技术等理由和事实认定均未告知专利权人,违反了《审查指南》的相关程序性规定。2、给药剂量可以用以限定医药用途权利要求,而且医药用途权利要求的保护范围由其全部必要技术特征界定,对医生的治疗行为没有法律约束力,原审判决关于“给药剂量不能体现在制药过程中而只是制药的技术特征”这一认定的推理过程是错误的。3、原审判决在创造性判断中不考虑剂量方面的区别技术特征是错误的。相对于附件3,本专利使用的药剂适用于口服给药和含有更低剂量的非那甾胺,能够达到治疗雄性脱发的治疗效果,而潜在的毒副作用得以降低。本专利的上述技术手段和技术效果使得其相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具有创造性。专利复审委员会、天方药业公司服从原审判决。
本院经审理查明,名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的发明专利(即本专利)由默克公司于1994年10月11日向原中国专利局提出申请,于2002年12月25日被授权公告,专利号为94194471.9。本专利的授权权利要求为:
 “1. 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的应用,其中所述的药剂包含剂量为约0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮。
2.权利要求1的应用,其中该剂量为约0.05至1.0mg。
3.权利要求2的应用,其中该剂量为约1.0mg。
4.权利要求3的应用,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。
5.权利要求1的应用,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。
6. 一种用于治疗雄性激素引起的脱发并促进头发生长的药物组合物,它含有0.05-3.0mg单位剂量的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮和可药用载体。
7.权利要求6的药物组合物,其中雄激素引起的脱发是男性型秃头。
8.权利要求6的药物组合物,其中所述组合物经口服给药。
9.权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中单位剂量为约0.05-1.0mg。
10. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中单位剂量为约1.0mg。
11. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中组合物为片剂。
12. 权利要求10的药物组合物,其中组合物为片剂。
13. 权利要求6-8之任一项的药物组合物,其中药用载体选自磷酸钙、乳糖、玉米淀粉和硬脂酸镁。
14. 权利要求13的药物组合物,其中药用载体选自乳糖和硬脂酸镁。
15. 权利要求13的药物组合物,其中的片剂还含有下列的一种或多种:粘结剂、润滑剂、崩解剂和着色剂。
16. 权利要求15的药物组合物,其中的粘结剂选自:淀粉、明胶、天然糖、玉米甜味剂、树胶、羧甲基纤维素、聚乙二醇和蜡。
17. 权利要求16的药物组合物,其中的粘结剂选自淀粉和明胶。
18. 权利要求15的药物组合物,其中的润滑剂选自油酸钠、硬脂酸钠、硬脂酸镁、苯甲酸钠、乙酸钠及氯化钠。
19. 权利要求18的药物组合物,其中的润滑剂为硬脂酸镁。
20. 权利要求15的药物组合物,其中的崩解剂选自淀粉、甲基纤维素、琼脂、膨润土和合成生物聚合胶。
21.权利要求20的药物组合物,其中的崩解剂为淀粉。”
    在本专利说明书中有如下记载:非那甾胺(17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮)……也具有提供用于本发明新的治疗方法的合适的系统,口服、肠胃外和局部药物制剂的目的,含有5-α还原酶2抑制剂化合物作为活性成分,用于治疗上述过量雄性激素病的组合物可以广泛的治疗剂量形式以普通载体系统给药。……同样地,它们也可静脉内(快速浓注bolus和输注)、腹膜内、皮下、局部伴随或没有吸留(occlusion)或肌内形式,所有普通药学专业人员熟知形式给药。对于口服给药,例如,可以提供含有0.01、0.05、0.1、0.2、1.0、2.0和3.0mg的活性成分的刻痕或未刻痕的片剂形式的组合物作为对被治疗患者的症状的剂量调节。
2004年6月18日,天方药业公司以本专利不符合专利法第二十六条第三、四款,第三十三条,第二十二条第二、三款及专利法实施细则第二十条第一款的规定为由,向专利复审委员会提出无效宣告请求并提交了相应的证据,其中:
附件3为专利号EP0285382A2的欧洲专利说明书复印件及其中文译文共计11页,该专利的公开日为1988年10月5日。附件3的名称为用17β-N-单取代-氨甲酰基-4-氮-5α-雄烷-1-烯-3-酮治疗雄性脱发,该专利包括8项权利要求。权利要求5的内容为:17β-(N-叔丁基甲酰胺基)-4-氮-5α-雄烷-1-烯-3-酮的用途是供生产用于使雄性脱发停止和逆转的药物。权利要求6内容为:上述任何权利要求所述的用途,其中雄性脱发是指男性型脱发。权利要求7内容为:上述任何权利要求所述的用途,其中生产的药物含有0.10%-15%化合物和一种可以药用的载体。
2007年2月6日,专利复审委员会作出第9508号决定,认为:一、关于专利法第三十三条。默克公司对于本专利授权文本的修改符合专利法第三十三条的规定,天方药业公司的相关无效理由不能成立。二、关于专利法第二十六条第三款的问题。基于说明书中的记载,本领域技术人员能够实现权利要求1-5所述的制药用途的技术方案,并且可以预期其技术效果,达到发明目的。剂量是用药的技术特征,权利要求1-5请求保护的是制药用途,因此“剂量”对权利要求1-5不起限定作用,天方药业公司关于以剂量为特征限定药品的活性成分在制药中无法实现的理由的基础已不存在。权利要求6-21请求保护的是药物组合物,虽然说明书中没有具体实施方式详细记载所述组合物的制备方法,但是说明书中指出上述组合物可以用现有技术常规的方法来制备且大量列举了组合物中所使用的各种辅料,本领域技术人员在此基础上能够制备得到权利要求6-21的药物组合物。三、关于专利法第二十六条第四款的规定。权利要求1-5的制药方法中限定的是用药的剂量,而非药物中有效成分的含量,剂量对于制药用途权利要求不起限定作用,而根据说明书中的记载可以概括出权利要求6-21的药物组合物权利要求。四、关于专利法实施细则第二十条第一款的规定。剂量对于制药用途的保护范围不起限定作用,所以权利要求1-5不会因为其中的“剂量”这一术语而不清楚,故天方药业公司的该无效理由不能成立。五、关于专利法第二十二条第二款。本专利权利要求1与附件3相比区别在于(1)本专利限定该药物的使用剂量为约0.05-3.0mg和(2)口服给药方式。但上述两个区别均为用药的特征,对于制药方法的技术方案不起限定作用,因为物质的制药用途实际上等同于药品的制备方法,作为药品的制备方法,能直接对其起到限定作用的特征只能是原料、制备步骤和条件、药物产品形态或成分等特征,用药是药物制备完成之后的下一步骤,制药与用药是不同的两个步骤,其时间域并无重合。但如果特定的用药过程客观上对制药提出了一定要求,如对制药方法的原料选择、制备步骤以及产品成分等特征产生了影响,则可以视同为制药的技术特征。上述的区别(1)为本专利的药物能以约0.05至3.0mg的剂量使用,为满足上述服用剂量,患者可以多次服用较低含量的药物或者较少次地服用较高含量的药物,这是一般的生活常识。从本专利的说明书也可以看出剂量与活性成分含量并无必然联系,药物的服用剂量更不会对制药的原料、制造方法以及适应症等产生限定性的影响。所以,该区别特征对权利要求1不具备限定作用,在新颖性、创造性的评价中视为不存在。对于区别(2),其虽然涉及的也是药物产品的使用方法,但是一般其隐含一定的产品技术特征,如口服给药要求其辅料必须适于口服,这就对辅料的选择起到了限定作用,即上述区别(2)在一定程度上对药物产品起限定作用。因此,本专利权利要求1与附件3中权利要求5的区别技术特征仅在于本专利限定了给药方式为口服,附件3没有限定给药方式。综上,本专利权利要求1因与附件3存在区别技术特征而具有新颖性,权利要求2-5作为权利要求1的从属权利要求,其也相对于附件3具备新颖性。权利要求6请求保护含有非那甾胺的药物组合物,其中非那甾胺的含量为0.05-3.0mg单位剂量,附件3中没有公开该含量的药物组合物,权利要求6与附件3相比存在区别技术特征,所以,权利要求6相对于附件3具备新颖性。权利要求7-21均直接或间接引用了权利要求6,其相对于附件3具备新颖性。六、关于专利法第二十二条第三款的规定。本专利权利要求1与附件3的区别特征仅在于本专利权利要求1还限定了给药方式为口服,而口服给药是一种本领域技术人员熟知的给药形式,其对辅料的选择也是公知的,若认定权利要求1具有创造性,就要求其具有基于给药方式改变而非其他原因产生的出人意料的技术效果,即如果有证据表明,非那甾胺在制成其他剂型时只能以较高剂量使用,而制成口服剂型后却可以以较低剂量服用并达到高剂量使用其他剂型相同的效果,则权利要求1也就具有了基于剂型改变所产生的出人意料的技术效果。但从本专利的说明书中可以看到,权利要求1的方法所制得的产品除具有口服剂型通常所具有的特点外,不存在其他相对于附件3中权利要求5的方法所制得的产品而言出人意料的技术效果。因此,权利要求1相对于附件3不具备创造性。权利要求2、3对权利要求1进一步限定的特征均涉及“剂量”,由于剂量对于制药用途的权利要求不具有限定作用,故权利要求2、3相对于附件3也不具备创造性。权利要求4、5分别引用权利要求3、1,限定其中雄激素引起的脱发是男性型秃头,附件3的权利要求6同样也限定雄激素性脱发为男性型秃头,故权利要求4、5也不具备创造性。权利要求6请求保护一种药物组合物,权利要求6与附件3相比请求保护的药物组合物中含有0.05-3.0mg单位剂量的非那甾胺,而附件3中相应含量为0.10%-1.5%。由于对药物中有效成分的含量进行选择是本领域的常规技术,而从说明书中又不能看出将有效成分限定为0.05-3.0mg有何出人意料的技术效果,因此,权利要求6的技术方案不具备创造性。权利要求7引用权利要求6,附加技术特征为将适应症限定为男性型秃头,附件3的权利要求6也相应的将雄激素引起的脱发限定为男性型脱发,因此权利要求7相对于附件3也不具备创造性。权利要求8引用权利要求6,附加技术特征为所述组合物经口服给药,基于口服给药这一技术特征不能为权利要求1带来创造性的原因,权利要求8也不具备创造性。权利要求9、10进一步限定了单位剂量的范围,其也不具备创造性。权利要求11、12限定了药物组合物的剂型为片剂,权利要求13-21分别对药物的辅料进行了限定,但这些均是本领域的公知常识,未能使得本专利具备创造性。因此,本专利所有权利要求相对于附件3不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定。
综上所述,专利复审委员会宣告本专利权无效。
上述事实,有本专利授权公告文本、第9508号决定、附件3及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:一、关于专利复审委员会所做出的第9508号决定是否存在程序违法的问题。
专利复审委员会做出无效决定时应当给予当事人就这些具体的事实和理由进行解释和申述理由的适当机会,特别是作为做出审查决定所依据的事实和理由,必须要给予当事人进行解释和申诉理由的机会。天方药业公司在提出本案的无效宣告请求时已经明确将本专利不符合专利法第二十二条第二、三款的规定即新颖性和创造性问题作为了无效理由,双方当事人在转文及口头审理过程中都对上述问题充分陈述了意见。故在默克公司已经对于本专利的新颖性和创造性问题充分陈述了意见的情况下,专利复审委员会并不存在违反听证原则的程序性错误。默克公司认为专利复审委员会违反听证原则的上诉主张不能成立,本院不予支持。
二、关于本专利的新颖性问题。
专利法所称的新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。附件3的公开日早于本专利的申请日,构成了本专利的现有技术,可以用于评价本专利的新颖性。
本专利权利要求1与附件3存在两个区别技术特征:1、本专利限定了药物的使用剂量为约0.05-3.0mg;2、本专利限定了给药方式为口服给药,而附件3未限定给药方式。鉴于本专利权利要求1与附件3相比存在上述两个区别技术特征,权利要求1相对于附件3具有新颖性。在此基础上,权利要求1的从属权利要求2-5相对于附件3也具备新颖性。由以上分析也可以得出本专利权利要求6相对于附件3具有新颖性。在此基础上,直接或者间接引用权利要求6的权利要求7-21相对于附件3也具有新颖性。
专利复审委员会认为,上述两项区别技术特征均属于用药特征,而作为一个一般的原则,用药特征本身对于制药方法的技术方案不起限定作用。而默克公司则主张物质的制药用途与药品的制备方法不同。本院均不同意上述两个观点。
本专利是化合物的医药用途发明,其采用的权利要求撰写方式为“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”这种典型的医药用途权利要求。这种方式是为了解决“化合物X用于治疗Y病”为疾病治疗方法不能授予专利权这一专利法的困境,其真正保护的是化合物X的医药用途。如果化合物X的医药用途落实到药品的制备上,则可以视为药品的制备方法,效果与“治疗Y病的药物的制备方法,其特征在于应用化合物X”等同。因此,默克公司的上述主张是不能成立的。
医药用途发明本质上是药物的使用方法发明,如何使用药物的技术特征,即使用剂型和剂量等所谓的“给药特征”,应当属于化合物的使用方法的技术特征而纳入其权利要求之中。实践中还有在使用剂型和剂量等所谓“给药特征”方面进行改进以获得意想不到的技术效果的需要。此外,药品的制备并非活性成分或原料药的制备,应当包括药品出厂包装前的所有工序,当然也包括所谓使用剂型和剂量等“给药特征”。本专利即属于对剂量所做的改进而申请的医药用途发明专利。当专利权人在所使用的剂型和剂量等方面做出改进的情况下,不考虑这些所谓“给药特征”是不利于医药工业的发展及人民群众的健康需要的,也不符合专利法的宗旨。所以,专利复审委员会的上述观点也是难以令人信服的。
原审法院认为,制药用途权利要求的保护范围并不包括医生以何种剂量给予患者该药物对其进行治疗的行为,否则会限制医生在诊断和治疗过程中选择各种方法和条件的自由,从而损害公众利益,也有违我国专利法的立法宗旨。本院认为这种担心是不必要的。第一,医生的治疗行为并非以经营为目的,其行为不会构成侵犯专利权;第二,医药用途发明权利要求通常包括药品物质特征、药品制备特征及疾病适应症特征,而医生的治疗行为仅仅涉及如何使用药物的技术特征,不涉及药品制备特征,不会侵犯专利权。因此,将剂型、使用剂量等技术特征纳入医药用途发明权利要求不会限制医生治疗行为自由的。
三、关于本专利的创造性评价问题。
根据专利法第二十二条第三款的规定,创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
关于本专利权利要求1及其从属权利要求的创造性一节。
根据本院在关于本专利的新颖性部分所评述的内容可知,权利要求1与附件3相比存在两个区别技术特征。
针对区别技术特征1,本专利说明书中公开了现有技术的剂量为5-2000mg,而本专利选用的范围为0.05-3mg,由此可见,现有技术最小使用剂量为5mg,而本专利最大使用剂量为3mg。作为一个公知常识,本领域普通技术人员均知晓要想确定药物的用量,只需根据教科书的教导找出引起药理效应的最小剂量以及出现不良反应的最小剂量即可,因此,本领域普通技术人员在现有技术的基础上得到低剂量的技术方案是无需创造性劳动的,而且专利权人提交的证据尚不足以证明本专利取得了预料不到的技术效果。
针对区别技术特征2,本专利权利要求1中限定了给药方式为口服给药。在药物发明专利中,每种剂型都具有该剂型本身所赋予的特征、优点或性能,同时也具有该剂型本身所产生的不足或缺陷,选取何种剂型是本领域技术人员根据药物的特点及适应症等因素来确定。除非该剂型的选择非其他因素为本专利带来了意料不到的技术效果,通常常规剂型的选择是没有创造性的。本案中,通过阅读本专利的说明书可以发现,非那甾胺在本专利中可以以所有本领域普通技术人员熟知的形式给药,口服剂型的选择是常规的,也没有任何证据证明该口服剂型的选择为本专利带来何种意想不到的技术效果,因此,本专利权利要求1相对于附件3不具备创造性。由此可见,口服给药这一区别技术特征并没有给本专利带来任何意料不到的技术效果。由上述分析可知,本专利权利要求1相对于附件3不具备创造性。
权利要求2和权利要求3是在权利要求1的基础上对于使用剂量的进一步限定,基于本院已经认定使用剂量对于本专利而言没有产生意想不到的效果,在权利要求1相对于附件3不具备创造性的基础上,权利要求2和权利要求3同样不具备创造性。
权利要求4和权利要求5进一步限定了雄激素引起的脱发是男性型秃头,附件3同样限定雄激素性脱发为男性型秃头,在权利要求1相对于附件3不具备创造性的基础上,权利要求4和权利要求5同样不具备创造性。
关于权利要求6及其从属权利要求的创造性一节。
权利要求6所要保护的是一种含有0.05-3.0mg单位剂量活性成分非那甾胺的药物组合物,附件3公开了一种含有0.10%-1.5%非那甾胺的药物组合物,二者均用于治疗雄激素引起的脱发。也就是说,二者的区别在于权利要求6公开的是单位剂量而附件3所公开的是重量百分数。对于药物中有效成分含量的选择是所属技术领域技术人员的常用技术手段,而且,从本专利的说明书中亦不能看出将药物的有效成分限定为0.05-3.0mg赋予了本专利何种有益效果。因此,权利要求6相对于附件3不具备创造性。
权利要求7进一步将权利要求6中的适应症限定为男性型秃头,由于附件3作出了相同的限定,在权利要求6不具备创造性的基础上,权利要求7亦不具备创造性。
权利要求8在权利要求6基础上限定的附加技术特征的给药方式为口服给药,由于本院已经确定口服给药的方式未能够给本专利带来意料不到的技术效果,权利要求8在权利要求6不具备创造性的基础上亦不具备创造性。
权利要求9和权利要求10是对于单位剂量的具体限定,在权利要求6不具备创造性的基础上,这种对于单位剂量的具体限定亦不具备创造性。
权利要求11和权利要求12是对于药物组合物剂型的限定,权利要求13-21是对于药物辅料的进一步限定,上述附加技术特征均属于公知常识,在权利要求6不具备创造性的基础上,权利要求11和权利要求12以及权利要求13-21均不具备创造性。
综上所述,原审判决认定事实基本清楚,适用法律正确。默克公司的上诉主张不能成立,本院予以驳回。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
一审案件受理费一百元,由默克公司负担(已交纳);二审案件受理费一百元,由默克公司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
                          审  判  长    刘  辉
                          代理审判员    岑宏宇
                          代理审判员    焦  彦
二○○八 年 九 月 十二 日
                          
                          书  记  员    陈   明

年度: