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以塔三烷衍生物为主组分的新组合物(多西他赛)

专利无效决定书: 

发明创造名称  以塔三烷衍生物为主组分的新组合物 外观设计名称  
决定号  WX11271 决定日  2008-04-06 00:00:00.0
委内编号   优先权日  1992-12-02 00:00:00.0
申请(专利)号  02147245.9 申请日  1993-10-29 00:00:00.0
复审请求人   无效请求人  江苏恒瑞医药股份有限公司
授权公告日  2006-12-27 00:00:00.0 审定公告日  
专利权人  阿文蒂斯药物股份有限公司 主审员  尹昕
合议组组长  周英姿 参审员  郭婷
国际分类号  A61K31/335,A61P35/00 外观设计分类号  
法律依据  专利法第33条
决定要点  分案申请的内容不得超出原申请公开的范围,该“公开的范围”应当理解为专利法第33条所述的“记载的范围”。如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。 
全文   案由 本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2006年12月27日公告授予的、名称为“以塔三烷衍生物为主组分的新组合物”的第02147245.9号发明专利权(下称本专利),其优先权日为1992年12月2日,申请日为1993年10月29日,专利权人为阿文蒂斯药物股份有限公司。本专利是申请号为93119653.1,名称为“以塔三烷衍生物为主组分的新组合物”的发明专利申请的分案申请。 本专利授权公告的权利要求书如下: “1、含有塔三烷类衍生物的可注射组合物,其由两个室组成,其中一个室为存在于吐温80中的多西他赛的溶液,并且另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂,其中添加剂与吐温80的重量比大于6%并小于38%。” 针对上述专利权,江苏恒瑞医药股份有限公司(下称请求人)于2007年9月18日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本专利权利要求1不符合专利法第33条、第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第21条第2款、第20条第1款的规定。请求人同时提交了本专利的授权公告文本及以下证据: 证据1:美国专利文献US4814470,公开日为1989年3月21日,英文,复印件共11页; 证据2:申请号为02147245.9的中国发明专利公开说明书(即本专利公开文本),公开号为CN1636560A,公开日为2005年7月13日,复印件共13页。 请求人认为: 1、关于专利法第33条 本专利原始说明书第4页倒数第3行指出“本发明在于将塔三烷类衍生物在表面活性剂中的溶液和含有添加剂的水溶液之间形成一种中间溶液,其中添加剂此后可以帮助上述中间溶液溶解于输液溶液中”,说明书第6页第1行指出“塔三烷衍生物在表面活性剂中的溶液与稀释添加剂水溶液最好在烧瓶、卵形瓶或有两个室的装置中,使在注入输液袋时两种溶液能当即混合。”根据被请求专利的公开说明书内容,尤其是上述内容可以看出:(1)本发明含有塔三烷衍生物的可注射组合物由塔三烷衍生物在表面活性剂中的溶液与稀释添加剂水溶液两部分组成;(2)上述两部分最好放在两个室的装置中,使在注入输液袋时两种溶液能当即混合;(3)两部分溶液混合后,塔三烷类衍生物在表面活性剂中的溶液和含有添加剂的水溶液之间形成一种中间溶液,其中添加剂此后可以帮助上述中间溶液溶解于输液溶液中。 将本专利授权的权利要求1与上述内容进行比较后可知:(1)本专利授权的权利要求1中限定“另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,而不是原始说明书中的“稀释添加剂水溶液”,显然这样的修改超出了原始公开的范围;(2)原始说明书第4页和权利要求书中记载“其中一个室为带有乙醇的……”,这样制备的组合物中必然会含有乙醇,而最终授权的权利要求1中将“带有乙醇删除”,扩大了保护范围;(3)专利权人将原权利要求1中“添加剂与表面活性剂的重量比小于或等于101.2%”修改为“38%”,而原始说明书第5页最后一段指出:“添加剂的用量随着它的性质而变化”,这意味着不同的添加剂的优选用量是不同的,原始说明书中重量比为38%仅指下列添加剂:甘油、山梨醇、聚乙二醇、葡萄糖、氯化钠、甘油和葡萄糖的混合物的用量,因此将实施例记载的仅用于上述添加剂的用量上升到权利要求1中,用于定义一宽范围的添加剂的用量是属于修改超范围的。 综上所述,本专利权利要求1的修改超出了原始公开的范围,不符合专利法第33条的规定。 2、关于专利法实施细则第21条第2款 根据本专利说明书第4页的描述,“本发明在于在塔三烷类衍生物在表面活性剂中的溶液和含有添加剂的水溶液之间形成一种中间溶液,其中添加剂此后可以帮助上述中间溶液溶解于输液溶液中”,可以确定添加剂的水溶液是实现本发明的必要技术特征,只有添加剂水溶液才能与在表面活性剂中的活性成分的溶液之间形成一种中间溶液,其中添加剂此后可以帮助上述中间溶液溶解于输液溶液中。因此,本专利的权利要求1缺乏必要技术特征,不符合专利法实施细则第21条第2款的规定。 3、关于专利法第26条第4款 本专利权利要求1要求保护的组合物的组分之一是“带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,而根据说明书和实施例所公开内容,本发明的目的在于“在塔三烷类衍生物在表面活性剂中的溶液和含有添加剂的水溶液之间形成一种中间溶液,其中添加剂此后可以帮助上述中间溶液溶解于输液溶液中”,所有的实施例也均为含有添加剂的水溶液,即仅是“含有添加剂的水溶液”方能使得到的中间溶液溶解在输液溶液中,因此并不是所有的“带有选自…的稀释添加剂”均能实现本发明的目的。因此,本专利的权利要求1得不到说明书的支持,不符合专利法第26条第4款的规定。 4、关于专利法第22条第3款 证据1公开了一种含有塔三烷类衍生物的组合物,其实施例中指出,将塔三烷类衍生物(40mg)溶于Emulphor EL 620(1cc)和乙醇(1cc),然后将所述溶液通过加入生理盐水(18cc)稀释。此组合物可以通过生理盐水静脉注射液的形式施用。将本专利权利要求1的技术方案与证据1进行比较后可以看出,其区别在于:(1)权利要求1的组合物由两个室组成;(2)添加剂的种类不同于证据1中的乙醇和生理盐水;(3)权利要求1的表面活性剂为吐温80(聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯)不同于证据1中的Emulphor EL620(蓖麻油聚氧乙烯醚)。然而作为一种组合物的两种组分,如果各组分均是稳定的,无论是将其单独放置在两个室,直至使用时再混合,还是将其混合后放置直至使用是没有区别的,因此组合物由两个室组成并没有带来意想不到的效果;此外,本专利的权利要求1中所述的添加剂和表面活性剂均为本领域常用的添加剂和表面活性剂,是本领域技术人员的常规选择。因此,本专利的权利要求1没有创造性,不符合专利法第22条3款的规定。 5、关于专利法实施细则第20条第1款 本专利的权利要求1请求保护“含有塔三烷类衍生物的可注射组合物”,但是其组分为“多西他赛的溶液”,同时并存上下位概念,不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。 经形式审查合格后,专利复审委员会受理了上述请求,于2007年9月19日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》,并将《专利权无效宣告请求书》及其附件副本转送给专利权人,要求其在指定的期限内答复,同时成立合议组对本无效宣告请求案进行审理。 2007年10月18日,请求人再次提交了意见陈述书,同时提交了证据1的中文译文(复印件共16页)。在意见陈述中,请求人再次阐述了其在提出无效宣告请求时所陈述的事实和理由。 针对《无效宣告请求受理通知书》,专利权人于2007年11月5日提交了意见陈述书,同时提交了如下反证: 反证1:申请号为93119653.1、公开号为CN1090170A的中国发明专利申请公开说明书(即本专利的母案的公开文本),公开日为1994年8月3日,复印件共12页; 反证2a:专利权人在本专利母案93119653.1的实质审查过程中答复第一次审查意见通知书时提交的意见陈述书,复印件共5页; 反证2b:反证2a所附的对比实验报告,中文,复印件共2页; 反证3: 反证2b的英文原文,复印件共2页。 专利权人认为: 1、关于专利法第33条 本专利为申请号为93119653.1、名称为“以塔三烷衍生物为主组分的新组合物”的发明专利申请的分案申请,判断对本专利的申请文件的修改是否超出原始公开的范围应当以其母案的原始申请文本为准,由于母案在申请日提交之后和公开之前并未修改,因此可以母案的公开文本CN1090170A为判断依据。 (1)母案公开文本的权利要求1涉及含有塔三烷类衍生物的可供注射用的组合物,是由一种在表面活性剂中含有塔三烷类衍生物及稀释添加剂的溶液所组成,当此溶液与水溶液混合时稀释添加剂可以避免胶化层的形成或破坏已形成的胶化层。其中并没有限定稀释添加剂的具体形式。根据上述内容同时基于原始说明书第6页第1段有关两个室的优选实施方案及原始权利要求9和实施例1和5-14公开的具体的表面活性剂、原始权利要求8的活性物质和原始权利要求4的添加剂,完全可以得到本专利权利要求1的两室技术方案。 (2)本专利说明书第4页并没有描述所述的组合物中必然含有乙醇,由本专利说明书第4页第2-3段可知,在母液中含有乙醇只是现有技术的优选实施方案之一,而且由第4页第5段可知,即使在现有技术中,所涉及的表面活性剂溶液也只是“可能含有少量乙醇”,而不是一定含有乙醇。而且由本专利说明书第3-4页的跨页段可知,在现有技术的另一种方案中,将活性成分溶解在乙醇中,然后逐渐加入表面活性剂来制备母液,溶液中所含的乙醇随后通过真空蒸发或其他适当方法至少部分消除,本专利的实施例1就是采用这种方法来制备所述的母液的。以上内容表明,乙醇并非必然存在于塔三烷类衍生物在表面活性剂中的溶液中。 (3)对于本专利权利要求1中添加剂与表面活性剂重量比的上限38%,本专利说明书的实施例5-9、11、12等已经针对多种添加剂,例如甘油、山梨醇、PEG200、葡萄糖、丙二醇以及甘油+葡萄糖的等量混合物,甚至甘油+葡萄糖+氯化钠的混合物等情况下证实添加剂与表面活性剂的重量比为38%时可以具体实施,该比值完全可以由这些实施例中的具体数据计算得到,因此,该重量比的上限值38%在本专利的原始说明书是有明确记载的。此外,由本专利说明书第5页第2-3段的内容可知,其中所选择的添加剂为分子量等于或小于200并且至少带有一个羟基或胺基功能团的化合物,这些添加剂的功能在于破坏或避免胶化层,而基于此标准选择的添加剂——葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇具有相似的物性。因此在实施例中已经具体实施了多种添加剂,并且这些添加剂的用量与表面活性剂吐温80的重量比落在权利要求1的数值范围内的情况下,结合说明书的上述教导,本领域技术人员可以预见,如果使用权利要求1的其它添加剂,这一重量比也是完全可行的。 综上所述,本专利权利要求1的技术方案完全在原始公开的范围内,因此本专利权利要求1的修改符合专利法第33条的规定。 2、关于专利法实施细则第21条第2款 根据说明书的描述,基于现有技术,本专利所要解决的技术问题即本发明的目的是提供(在母液中)活性物质浓度高,从而减少(导致毒性和过敏性休克的)表面活性剂和乙醇用量的、稳定的含塔三烷类衍生物的可注射组合物,这种组合物可以达到以下技术效果:在高活性物质浓度下保持活性成分和组合物良好的稳定性,从而防止因表面活性剂和乙醇用量过大导致的过敏性休克以及乙醇中毒问题,同时改善了组合物在输液液体中的溶解性,从而避免了在将组合物混入输液液体时进行高速搅拌或加热的步骤(参见本专利说明书第2页倒数第2行,第3页第2-3段,第4页第3段-第6段)。此外,说明书中还描述了通过将第一个室中的多西他赛在吐温80中的溶液和第二个室中的稀释添加剂形成中间溶液,其中的添加剂可以帮助中间溶液溶解于输液液体中,从而避免在含有多西他赛的乳化剂与水之间形成胶化层或破坏已经形成的胶化层,无需加热或者剧烈搅拌就能实现溶解(参见本专利说明书第4页倒数第5-6行、第5页第1-2段)。基于说明书上述内容的总体教导,可知其必要技术特征是所述稀释添加剂的存在,即只要存在所述的稀释添加剂即可实现发明目的,稀释添加剂可以单独使用或以水溶液的形式使用,而说明书实施例所述的“稀释添加剂的水溶液”则不应认定为所述技术方案的必要技术特征。因此,本专利的权利要求1符合专利法实施细则第21条第2款的规定。 3、关于专利法第26条第4款 如上有关细则第21条第2款中所述的理由,本专利所要解决的技术问题即本发明的目的是提供(在母液中)活性物质浓度高,从而减少(导致毒性和过敏性休克的)表面活性剂和乙醇用量的、稳定的含塔三烷类衍生物的可注射组合物,这种组合物可以达到说明书中所述的技术效果(参见本专利说明书第2页倒数第2行,第3页第2-3段,第4页第3段-第6段)。说明书中还描述了通过将第一个室中的多西他赛在吐温80中的溶液和第二个室中的稀释添加剂形成中间溶液,其中的添加剂可以帮助中间溶液溶解于输液液体中,从而避免在含有多西他赛的乳化剂与水之间形成胶化层或破坏已经形成的胶化层,无需加热或者剧烈搅拌就能实现溶解(参见本专利说明书第4页倒数第5-6行、第5页第1-2段)。因此,基于本专利的发明目的,只要在所述另一个室中存在所述稀释添加剂,就可以将所述添加剂成功地引入所述注射组合物中,进而起到消除胶化层的作用,获得稳定的可注射组合物。至于稀释添加剂的使用形式,本领域技术人员可以想到,它既可以单独使用也可以水溶液的形式使用,而不应局限于说明书中具体实施方式及实施例中所实施的“水溶液”形式,因此,本专利的权利要求1的技术方案完全得到了说明书的支持,符合专利法第26条第4款的规定。 4、关于专利法第22条第3款 本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的技术方案相比,存在如下不同:(1)制剂形态不同,权利要求1的组合物由两个室组成,证据1的组合物是单一的溶液;(2)添加剂不同,权利要求1的添加剂种类不同于证据1中的乙醇和生理盐水,权利要求1中添加剂和表面活性剂的比例也不同于证据1中乙醇和生理盐水与表面活性剂(Emulphor El 620)的比例;(3)表面活性剂不同,权利要求1中为吐温80,证据1中为Emulphor El 620。 基于以上区别特征可知,(1)证据1中公开的组合物是四种组分混合在一起的单一组合物,而本发明的组合物由两个室组成,该双室形式的组合物完全不同于证据1中的单一组合物,现有技术中并无任何公开或者暗示采用双室方式提供多西他赛的组合物。(2)本专利权利要求1中使用的是选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂,证据1中并未提到添加剂的概念,更没有说明添加剂应当分别放置,此后才与母液形成中间溶液。即便将其中的乙醇和生理盐水看成是添加剂,也与上述本发明的添加剂不同;而且权利要求1中的添加剂与表面活性剂(吐温80)的重量比为大于6%并小于38%,证据1中乙醇和生理盐水的重量与表面活性剂Emulphor El 620的重量比显然远大于此。(3)吐温80(聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯)和Emulphor El 620(蓖麻油聚氧乙烯醚)是不同的,请求人提供的现有技术并没有给出可以使用吐温80替代Emulphor El 620的技术启示。 以上区别特征的存在使本发明的组合物与证据1的组合物相比具有以下显著的技术效果:(1)虽然证据1公开了上述组成的组合物,但是研究表明,由于该组合物中的活性成分(即多西他赛)溶在水中导致其稳定性差、不能满足实用药品的要求。正如专利权人在重复试验中已经证明的(参见反证2b和反证3),当按照上述证据1重复试验的时候,经过半小时溶液就已经开始沉淀或完全沉淀了。而本发明组合物因为采用双室形式,其中一室为存在于吐温80中的多西他赛溶液,从而避免了多西他赛与大量水的接触,得到了稳定的溶液,使组合物整体满足了实用药品的要求。(2)在使用同样数量的表面活性剂的情况下,本发明的组合物使用的添加剂(如乙醇)的量明显少于证据1,添加剂(如乙醇)的使用量偏高容易引起乙醇中毒症状,因此本发明的组合物可以避免这一缺陷。(3)本领域公知,吐温80的副作用(如过敏症状)要小于Emulphor El 620,因此使用吐温80作为表面活性剂的本发明的组合物显然比使用Emulphor El 620作为表面活性剂的证据1的组合物产生的副作用(过敏症状)小。 综上所述,请求人所引用的证据1公开的技术方案并没有给出这样的技术启示:通过引入上述三个区别技术特征,实现上述三点技术效果,因此本专利的权利要求1相对于证据1具备突出的实质性特点和显著的进步,具有创造性。 5、关于专利法实施细则第20条第1款 本专利权利要求1要求保护一种可注射组合物,是产品权利要求,而对于该产品,权利要求1中清楚地限定了其为两室结构,并具体限定了每一室中所含有的物质以及关键物质的用量关系。其中的下位概念(多西他赛)是对上位概念(塔三烷类衍生物)的具体限定或选择,因此,本专利权利要求1的保护类型和范围均是清楚的,符合专利法第20条第1款的规定。 专利权人还于2007年11月5日提交了延期举证请求书,提出由于要聘请专家、重复试验和必要的公证认证需要较长时间,希望延长举证期。 2007年12月18日,本案合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》,定于2008年1月24日对本案进行口头审理。同时将请求人于2007年10月18日提交的补充意见陈述书及证据1的中文译文转送给专利权人,并且将专利权人于2007年11月5日提交的意见陈述书及其附件副本转送给请求人。 2008年1月22日专利复审委员会收到了专利权人提交的如下反证(编号续前): 反证4:Martine Jouin于2008年1月9日签署的第一份声明及其简历、公证认证书及其中文译文,复印件4页,另附反证2和反证3的复印件9页,共13页。 反证5:Jean-Marc Bobee于2008年1月9日签署的一份声明及其简历、公证认证书及其中文译文,复印件8页,另附反证2和反证3的复印件9页,共17页。 反证6:Martine Jouin于2008年1月11日签署的第二份声明及其简历、公证认证书及其中文译文复印件共11页。 2008年1月24日,口头审理如期进行。双方当事人均委托代理人参加了口头审理,双方当事人对对方出庭人员的身份和资格无异议,对合议组成员没有回避请求,并且双方当事人确认已收到复审委员会转送的所有文件。口头审理过程中,专利权人当庭提交了反证4-6的原件及其中文译文,并表示反证4-6的中文译文以当庭提交的为准。合议组当庭将上述证据的副本及其中文译文转送给了请求人。专利权人对请求人提交的证据1的中文译文有异议并当庭提交了证据1第10页和11页的中文译文,合议组也当庭将该中文译文转送给了请求人。此外,专利权人请求合议组允许专家证人出庭作证以证明本专利的创造性,双方当事人以及合议组对证人进行了质证。 口头审理过程中,合议组对请求人提出的无效理由和事实进行了充分调查,并听取了各方当事人的陈述,在口头审理的过程中确认的事实如下: 1、请求人当庭确认其无效理由是:本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条的规定,权利要求1不符合专利法第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第21条第2款、第20条第1款的规定。同时明确了用证据1作为对比文件评述权利要求1的创造性。 请求人认为本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条规定所依据的事实为:(1)本专利最终授权的权利要求1中将含有塔三烷类衍生物的可注射组合物限定为由两个室组成,这超出了原始文本公开的范围;(2)本专利修改后的权利要求1中限定“另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,而不是原始说明书中的“稀释添加剂水溶液”,这样的修改超出了原始公开的范围。请求人明确表示放弃其在无效宣告请求书以及补充意见陈述中的另外两个涉及专利法第33条的事实,即(a)原说明书和权利要求书中记载的组合物中必然会含有乙醇,而修改后的权利要求书中将“带有乙醇”删除以及(b)将原始文本中添加剂与表面活性剂的重量比小于或等于“101.2%”修改为“38%”。 对于上述(1)关于“两个室组成”在原始文本中没有公开的事实,专利权人认为请求人在无效宣告请求书以及补充意见陈述中均没有涉及,属于逾期提出的新理由,但请求人坚持认为其在请求书第2页中已经明确提出过,合议组当庭告知专利权人可于口头审理后15日内对此提交书面意见陈述。 2、专利权人对请求人提交的证据1的真实性、合法性、关联性以及公开日期均无异议。对证据2(即本专利的公开文本)的真实性、合法性和公开日期也无异议,但认为由于本专利是申请号为93119653.1的发明专利申请的分案申请,判断本专利是否符合专利法第33条规定的依据应当是母案的原始公开文本,即专利权人提交的反证1,因此认为证据2与本案缺乏关联性。对此,请求人当庭放弃以证据2作为判断本专利是否符合专利法第33条的依据,并且明确表示同意以专利权人提交的反证1作为评价本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条的证据。 3、专利权人当庭确认其提交的反证1用于证明本专利申请文件的修改不符合专利法第33条的规定,提交的反证2和反证3作为证明本专利的权利要求1具有创造性的证据,提交的反证4-6用于证明反证2和反证3的真实性。请求人对反证1的真实性、关联性、合法性以及公开日期均无异议,对反证2a的真实性、关联性和合法性无异议,但不认可反证2b、3中所附试验数据的真实性。经与原件核实,请求人认可反证4-6中公证认证书本身的真实性,但不认可其中声明内容的真实性。此外,请求人认为反证4-6为专利权人当庭提交的新证据,请求人无法对其具体内容发表意见,对此合议组当庭告知请求人可于口头审理后15日内对反证4-6提交书面意见陈述。 4、专利权人对证据1第10-11页的中文译文有异议并当庭提交了相关部分的中文译文,请求人认为专利权人提交的第10-11页中文译文与其自己提交的中文译文没有实质差别,双方当事人一致同意请求人提交的证据1中译文第10页倒数第1段改为以专利权人提交的译文第10页第23-25行为准,请求人提交的证据1中译文第10页第14行的“水状或无水无菌溶液”改为以专利权人提交的译文的第10页第14行的“水性或非水无菌溶液”为准,其余部分以请求人提交的中文译文为准。请求人对专利权人所提交的反证3的中文译文,即反证2b没有异议,对专利权人所提交的反证4-6的中文译文也没有异议。 5、请求人与专利权人一致确认本专利权利要求1的技术方案与证据1中公开的技术方案相比的区别技术特征在于:(1)本专利权利要求1的组合物由两个室组成,证据1的组合物是单一的溶液;(2)本专利权利要求1中添加剂和表面活性剂的用量与证据1不同,权利要求1中添加剂和表面活性剂的比例为6%—38%,而证据1中乙醇和生理盐水与表面活性剂(Emulphor EL 620)的比例约为80%;(3)表面活性剂不同,本专利权利要求1中为吐温80,证据1中为Emulphor El 620。此外,请求人认为由于反证2、3中记载的试验采用Cremophor EL作为表面活性剂,不同于证据1中的Emulphor EL 620,因此根据反证2-6所记载的试验数据无法证明本专利权利要求1的技术方案相对于证据1而言具有创造性。 6、口审过程中,专利权人聘请专家证人倪萍出庭对本专利权利要求1的创造性问题进行作证,合议组对证人的身份进行了核实,并对证人进行了询问。双方当事人对证人进行了质证。请求人对证人的身份和作证资格无异议,但认为证人的证言不足以证明本专利权利要求1的创造性。 口头审理结束后,请求人于2008年2月4日提交了书面意见陈述,对于专利权人在口头审理时当庭提交的反证4-6,请求人认为反证6是证人Martine Jouin根据反证2所提交的新的实验结果,因此认为反证6属于超期证据,不应予以考虑。同时专利权人认为反证2-5均无法证明本专利权利要求1具有创造性。此外,请求人再次陈述了口审时已陈述过的有关本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条以及权利要求1不符合专利法第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第21条第2款、第20条第1款规定的理由。 专利权人于2008年2月13日提交了书面意见陈述,对于请求人在口头审理过程中针对本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条规定的无效理由所提出的关于“两个室组成”在原始文本中没有公开的事实,专利权人仍然认为这一点请求人在无效宣告请求书以及补充意见陈述中均没有提出过。同时,专利权人指出:(1)本专利最终授权的权利要求1中的“由两个室组成的含有塔三烷类衍生物的可注射组合物”在原始公开文本的说明书第6页第1段由明确记载,同时说明书实施例中也公开了“两室”的方案,各实施例中分别配制了本发明的可注射组合物中的“母液”和“稀释添加剂水溶液”,然后将两种液体混合得到流体状的可注射组合物。因此,本专利权利要求1的技术特征“由两个室组成”完全在其原始公开范围内,符合专利法第33条的规定。(2)对于本专利权利要求1中“另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”的技术特征,需要进一步强调的是,由于本专利要求保护的是一种可静脉注射组合物,这已经限定另一室中内容物的形态和组成均应使所述组合物可注射,即保证其注射可行性和安全性。 至此,合议组认为本案事实已经清楚,可以依法作出审查决定。 决定的理由 关于无效宣告请求的理由和范围 本案中,请求人在无效宣告请求书以及补充意见陈述中提出无效宣告请求的理由和范围是:本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条的规定,权利要求1不符合专利法第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第21条第2款、第20条第1款的规定。请求人提出的本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条的规定所依据的事实包括:(1)本专利最终授权的权利要求1中限定“另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,而不是原始说明书中的“稀释添加剂水溶液”;(2)原始说明书第4页和权利要求书中记载“其中一个室为带有乙醇的……”,这样制备的组合物中必然会含有乙醇,而最终授权的权利要求1中将“带有乙醇删除”,扩大了保护范围;(3)专利权人将原权利要求1中“添加剂与表面活性剂的重量比小于或等于101.2%”修改为“38%”。 在口头审理过程中,请求人明确表示放弃上述(2)和(3),但同时指出本专利最终授权的权利要求1中将含有塔三烷类衍生物的可注射组合物限定为“由两个室组成”也超出了原始文本公开的范围。专利权人认为新增的这一点事实并未在请求人提交的无效宣告请求书以及补充意见陈述中涉及,因此属于提出无效宣告请求之日起一个月后新增加的无效理由。对此,合议组认为,审查指南第四部分第三章第4.2节规定:请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:(i)针对专利权人以合并方式修改权利要求,在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由,并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的;(ii)对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。但上述事实和理由并非属于上述例外情形,合议组对请求人上述新增加的理由不予考虑。因此,合议组审理的请求人关于专利法第33条的无效理由具体为:本专利最终授权的权利要求1中限定“另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,而不是原始说明书中的“稀释添加剂水溶液”超出了原始申请文件公开的范围。 此外,关于本专利权利要求1不符合专利法第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第21条第2款、第20条第1款的规定的无效理由所涉及的具体事实与请求人在无效宣告请求书以及补充意见陈述中所提出的相同。 关于证据 请求人当庭放弃了证据2(本专利公开文本),同时认可专利权人提供的反证1(母案公开文本)的真实性、合法性和关联性,同意以反证1作为判断本专利是否符合专利法第33条规定的证据。根据专利法第33条、专利法实施细则第43条第1款以及审查指南第二部分第六章3.2节的规定,分案申请的内容不得超出原申请公开的范围,此外,经合议组核实,本专利母案自申请至公开期间未提交过修改文本。因此,本案合议组确认将反证1,即本专利母案申请的公开文本作为评述本专利权利要求1是否符合专利法第33条规定的证据。 (三)关于专利法第33条 专利法第33条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 分案申请的内容不得超出原申请公开的范围,该“公开的范围”应当理解为专利法第33条所述的“记载的范围”。如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。 在本专利的实质审查阶段,专利权人对权利要求书进行了修改,本专利最终授权的权利要求1为“含有塔三烷类衍生物的可注射组合物,其由两个室组成,其中一个室为存在于吐温80中的多西他赛的溶液,并且另一个室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂,其中添加剂与吐温80的重量比大于6%并小于38%”。 根据本专利记载的内容,本专利的目的在于提供减少导致毒性和过敏性休克的表面活性剂和乙醇用量的含多西他赛的稳定可注射组合物,达到在高浓度活性成份下保持组合物稳定性、降低副作用和避免在混入输液液体时进行高速搅拌或加热的步骤等技术效果(参见反证1说明书第2-4页)。本专利权利要求1所述的两室组成的可注射组合物中,一室为“存在于吐温80中的多西他赛的溶液”,另一室 “带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,对于本领域技术人员而言,“带有”的表述方式一般理解为表示除所述成份之外还可以含有其它成份或存在其它形式。请求人认为修改后的本专利权利要求1的“另一室带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”超出了原始申请文件公开的范围。 本专利原始申请文件,即反证1记载的内容是判断本专利申请文件的修改是否超范围的依据。首先,反证1的权利要求1要求保护“含有塔三烷类衍生物的可供注射用的组合物,是由一种在表面活性剂中含有塔三烷类衍生物及稀释添加剂的溶液所组成,当此溶液与水溶液混合时稀释添加剂可以避免胶化层的形成或破坏已形成的胶化层”。其中所述组合物是由“在表面活性剂中含有塔三烷类衍生物及稀释添加剂的溶液所组成”,由此可知反证1的权利要求1公开的技术方案为由表面活性剂、塔三烷类衍生物及稀释添加剂三种成分混合在一起的单一溶液,故为与本专利的权利要求1不同的技术方案。而原权利要求4、8和9仅是对原权利要求1中活性成分和添加剂种类的限定,根据其中内容均无法得出或毫无疑义的确定本专利权利要求1的技术方案。其次,反证1说明书第6页第1段记载了“塔三烷衍生物在表面活性剂中的溶液与稀释添加剂水溶液最好放在烧瓶、卵形瓶或有两个室的装置中,使在注入输液袋时两种溶液能当即混合”,根据该部分内容,本领域技术人员只能得出分在两室中的是“塔三烷衍生物在表面活性剂中的溶液”和“稀释添加剂水溶液”,无法毫无疑义地确定其中一室为“带有选自……的稀释添加剂”。第三,根据反证1其它部分的内容,尤其是说明书实施例的内容,本领域技术人员可以看出,实施例1中公开了将1ml含有多西他赛和吐温80的溶液与3ml含水和甘油的水溶液手工搅拌彻底混合的技术方案,实施例3-4公开了利用不同的表面活性剂代替吐温80重复实施例1试验的技术方案,实施例5-12涉及水和甘油、水和山梨醇、水和PEG200、水和葡萄糖、水和丙二醇、水和NaCl、水和甘油+葡萄糖、水和甘油+葡萄糖+NaCl的稀释混合液的技术方案,由上述内容本领域技术人员仅可以得出稀释添加剂在配制成水溶液时可以与含吐温80和多西他赛的溶液一起配制而呈流体状。说明书第9页实施例13-14(即试验13-17)涉及向6g吐温80的溶液中加入不等量的添加剂及4ml水的试验,但从中也无法毫无疑义地确定两室组合物中一室为“带有选自……的稀释添加剂”。因此反证1中并未公开另一个室“带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”的技术方案。合议组认为,本专利最终授权的权利要求1将另一个室中的物质限定为“带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”,这种限定导致最终授权的权利要求1至少包括三种不同的技术方案,即(1)该室内含有所述稀释添加剂的水溶液;(2)该室内仅含有所述稀释添加剂本身,例如乙醇;(3)该室内含有所述稀释添加剂可静脉注射的非水溶液。对于上述(2)和(3)的技术方案,原始申请文件中并没有记载,这些内容与原申请记载的信息不同,而本领域技术人员又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,这种修改是不允许的,本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条的规定。 专利权人认为,反证1的权利要求1涉及含有塔三烷类衍生物的可供注射用的组合物,是由一种在表面活性剂中含有塔三烷类衍生物及稀释添加剂的溶液所组成,当此溶液与水溶液混合时稀释添加剂可以避免胶化层的形成或破坏已形成的胶化层。其中并没有限定稀释添加剂的具体形式。根据上述内容同时基于原始说明书第6页第1段有关两个室的优选实施方案及原始权利要求9和实施例1和5-14公开的具体的表面活性剂、原始权利要求8的活性物质和原始权利要求4的添加剂,完全可以得到本专利权利要求1的两室技术方案。此外,由于本专利要求保护的是一种可静脉注射组合物,这已经限定最终授权的权利要求1中另一室中内容物的形态和组成均应使所述组合物可注射,即保证其注射可行性和安全性。对此,合议组认为,反证1权利要求1、4、8和9公开的技术方案为由表面活性剂、塔三烷类衍生物及稀释添加剂三种成分混合在一起的单一溶液,反证1说明书第6页第1段仅记载了将“塔三烷衍生物在表面活性剂中的溶液”和“稀释添加剂水溶液” 分在两室中的技术方案,说明书实施例中也没有记载一个室“带有选自葡萄糖、甘油、山梨醇、甘露糖醇、甘氨酸、聚乙二醇、丙二醇、苄醇、乙醇的稀释添加剂”的技术方案,申请人对申请文件进行修改并获得专利权的技术方案不应仅是专利权人所述能达到其发明目的或技术效果的技术方案,还应当是能从原始文件中得出或毫无疑义确定的技术方案,但本领域技术人员不能从证据1记载的信息中直接地、毫无疑义地确定本专利权利要求1的技术方案,因此即便考虑到请求人的上述意见,本专利权利要求1的修改仍不符合专利法第33条的规定。 综上所述,鉴于本专利权利要求1的修改不符合专利法第33条的规定,导致本专利被全部无效,故对于请求人在本无效宣告请求案中提出的其它无效理由和证据,本案合议组不再予以评述。 基于以上事实和理由,本案合议组作出如下审查决定。 决定 宣告第02147245.9号发明专利权全部无效。 当事人对本决定不服的,可以根据专利法第46条第2款的规定,自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定,一方当事人起诉后,另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

侵权诉讼终审判决书: 

中华人民共和国上海市高级人民法院 民事判决书 (2006)沪高民三(知)终字第112号 上诉人(原审被告)江苏恒瑞医药股份有限公司,住所地中华人民共和国江苏省连云港市经济技术开发区黄河路38号。 法定代表人孙飘扬,董事长。 委托代理人蒋洪义,北京市金信立方律师事务所律师。 委托代理人刘永全,男,汉族,1971年12月18日生,住中华人民共和国北京市丰台区西四环南路63号63栋6号。 被上诉人(原审原告)阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.),住所地法国安东尼阿洪雷蒙街20号(20 Avenue Raymond Aron 92160 ANTONY, France)。 法定代表人Magali LE PENNEC。 委托代理人史玉生,北京市金杜律师事务所律师。 委托代理人陈文平,北京市金杜律师事务所律师。 原审被告上海国大东信药房有限公司,住所地中华人民共和国上海市杨浦区长海路188号。 法定代表人郑红,经理。 上诉人江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称恒瑞公司)因专利侵权、不正当竞争纠纷一案,不服上海市第二中级人民法院(2003)沪二中民五(知)初字第56号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,于2007年1月9日与2007年4月28日两次公开开庭审理了本案。上诉人恒瑞公司的委托代理人蒋洪义、刘永全,被上诉人阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)(以下简称阿文—蒂斯公司)的委托代理人史玉生、陈文平到庭参加诉讼。原审被告上海国大东信药房有限公司经传票传唤,无正当理由,未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明: 一、关于专利侵权之诉 1999年11月,阿文—蒂斯公司经中华人民共和国国家知识产权局授权,获得名称为“制备塔三烷衍生物的新起始物和其用途”(专利号:ZL93118203.4,)发明专利(以下简称93专利)。该项发明专利的权利要求详见附件一。 2001年7月,阿文—蒂斯公司经中华人民共和国国家知识产权局授权,获得名称为“新型丙酸紫杉烯酯三水合物的制备方法”(专利号:ZL95193984.X)发明专利(以下简称95专利)。该发明专利的权利要求详见附件二。 1997年12月,阿文—蒂斯公司制造的“多西紫杉醇(泰索帝)注射剂”药品取得中华人民共和国卫生部药政管理局颁发的《进口药品注册证》。93专利的申请日是1993年9月28日,95专利的申请日是1995年7月7日,在阿文—蒂斯公司申请两项发明专利之前,阿文—蒂斯公司制造的“多西紫杉醇(泰索帝)注射剂”药品为新产品。2001年起,阿文—蒂斯公司制造的“多西紫杉醇(泰索帝)注射剂”药品在中国市场销售。 恒瑞公司于2002年9月取得制造“艾素(注射用多西他赛)”新药证书,之后开始制造并销售“艾素(注射用多西他赛)”药品。上海东信药房(以下简称东信药房)销售了该药品,售价每盒人民币1,480元。 2003年6月19日,原审法院根据阿文—蒂斯公司的申请,裁定保全恒瑞公司制造“艾素(注射用多西他赛)”药品的工艺资料和销售帐册。当日上午9时许,原审法院执行证据保全的法官告知:“被告今天向本院提交上述证据,本院将作为直接证据,如果不提供或提供不确切、不完整,将承担法律责任”。恒瑞公司表示:“没有书面的(材料),操作规程是口头的,生产制剂操作规程国家要求书面的,我们为了保密,没有书面的”。当日下午3时30分许,恒瑞公司仅向原审法院提交其整理后的《艾素(注射用多西他赛)上市以来销售数量》一份、《多西他赛主链岗位原始记录》一份,在后一份材料中没有制造“艾素(注射用多西他赛)”药品的完整工艺资料,且当原审法官问及恒瑞公司“这份记录中结构式和侧链酸结构式是原始记录还是现在补记的”时,恒瑞公司明确表示“是现在补记的”。 原审法院于2003年9月,委托科学技术部知识产权事务中心进行技术鉴定。鉴定中,鉴定专家在恒瑞公司处提取了恒瑞公司提交的当时制造的多西他赛药品样品。同年12月26日,科学技术部知识产权事务中心向原审法院传真,计划对鉴定专家到恒瑞公司现场提取的多西他赛药品样品进行检测,包括检测:(1)样品是三水合物还是无水合物,区分结合水和吸附水,由此涉及恒瑞公司是否使用阿文—蒂斯公司的95专利;(2)检测恒瑞公司现场演示其工艺过程第二步中的关键原料和中间产物,由此涉及恒瑞公司是否使用阿文—蒂斯公司的93专利。之后,鉴定机构委托清华大学分析中心进行了第(2)项检测,但未进行第(1)项检测。 2004年11月,科学技术部知识产权事务中心出具《技术鉴定报告书》,结论是: (1)恒瑞公司的多西他赛产品起始物的生产技术方案与93专利技术方案最主要的区别技术特征(93专利在五元环的2位有两个基团,一个是氢原子,一个是R3,代表氢原子、烷氧基或被取代的芳基;被控侵权技术在五元环的2位有两个取代基都是甲基),属于两种不同的技术手段,两者该技术特征既不相同、也不等同。故被控侵权技术方案未落入93专利权的保护范围。 (2)恒瑞公司的多西他赛终产品的后处理技术方案与95专利技术方案最主要的区别技术特征(95专利涉及三水合物的制备方法,采用的是醇结晶工艺,得到三水合物;被控侵权技术采用的是色谱纯化工艺,不涉及三水合物的制备,终产品中并不包含有结合水),属于两种不同的技术手段,两者该技术特征既不相同、也不等同。故被控侵权技术方案未落入95专利权的保护范围。 (3)仅凭现有鉴定材料,专家鉴定组无法对恒瑞公司提交的制造多西他赛产品的工艺方法是否是其以前实际使用或专家不在现场时使用的工艺方法进行评判。但从现场勘验所见的生产技术路线以及现场取样的检测分析来看,恒瑞公司的制造多西他赛产品的工艺方法与恒瑞公司提交的制造多西他赛产品的工艺方法相符。 一审庭审中,阿文—蒂斯公司对技术鉴定中未对鉴定专家到恒瑞公司现场提取的样品进行第(1)项检测提出异议,并对上述鉴定结论提出异议。 之后,阿文—蒂斯公司提交了清华大学分析中心于2005年3月3日出具的《NMR检测报告》和《质谱组检测报告》,证实阿文—蒂斯公司提交检测的“艾素(注射用多西他赛)”样品中含有专利侧链酸。 二、关于不正当竞争之诉 恒瑞公司制作的“艾素(注射用多西他赛)”宣传册中有下述内容:青出于蓝而胜于蓝;艾素,新一代半合成紫杉类衍生物,更高的抗癌活性和更广的治疗瘤谱;经二期临床验证,艾素-疗效显著,是肿瘤临床治疗的首选;比较艾素+顺铂和泰索帝+顺铂两联合化疗方案对NSCLC的临床疗效和安全性……;艾素与泰索帝的临床疗效相比,无显著性差异(p>0.05);国内Ⅱ期临床研究显示:两联合用药组间有效率无显著性差异(p=0.7840);艾素+顺铂治疗组的有效率为23.53%,ITT有效率为21.05%,泰索帝+顺铂对照组的有效率为27.27%,ITT有效率为24.32%;经二期临床验证,艾素-具有优越的效价比,是肿瘤临床治疗的首选;本研究可评价不良反应115例,艾素联合治疗组显示出极佳的安全性:血液学毒素性方面,艾素联合治疗组的WBC、ANC不良反应发生率(75.68%,75.68%)显著低于泰索帝组(97.30%,94.59%),有统计学差异(P=0.0176,P=0.0020);非血液学毒性方面,两联合用药组无显著性差异;艾素显著的价格优势,为肿瘤患者的治疗提供了更为经济的选择,艾素与泰索帝的一个疗程价格比较(价格更低);艾素临床推荐;以艾素为基础的化疗方案,可作为淋巴结阳性的乳腺癌患者术后辅助治疗的首选;艾素联合蒽环类,可作为一线治疗局部晚期或转移性乳腺癌的联合化疗方案;艾素与顺铂联合,是一线治疗晚期非小细胞肺癌的理想方案;在蒽环类治疗失败或耐药的转移性乳腺癌患者中,艾素作为二线用药,疗效确切;以铂类为基础化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌中,艾素仍为活性很高的单药;艾素与卡培他滨联合,可作为二线治疗晚期乳腺癌的首选;艾素尚适合卵巢癌、胃肠道癌、头颈部癌等治疗等。 恒瑞公司制作的另一种版本的“艾素(注射用多西他赛)”宣传册写有下述内容:艾素(多西他赛)与顺铂联合,是一线治疗晚期非小细胞肺癌的最理想方案;迄今为止NSCLC研究规模最大的Ⅲ期临床试验(TAX326)显示:(1)多西他赛联合顺铂方案总缓解率为32%……(2)多西他赛联合顺铂方案的中位生存时间优于对照组治疗方案……(3)多西他赛联合顺铂治疗组的总体生存质量(LCSS量表)和临床效益均明显优于对照治疗组……(4)多西他赛联合顺铂治疗组的3/4度贫血和胃肠道不良反应发生率明显低于对照治疗组……;大规模随机Ⅲ期临床试验(TAX320)表明:(1)多西他赛75mg/m2与去甲长春花碱或异环磷酰胺比较,提高了有效率、疾病控制率(43%,32%)和1年生存率(32%);(2)对晚期NSCLC患者的二线治疗,多西他赛更明显提高了患者临床效益和生存质量;(3)在二线治疗晚期NSCLC的药物中,多西他赛是目前唯一在随机Ⅲ期临床试验中被评估的单药;艾素(多西他赛),与蒽环类联合化疗方案是局部晚期和转移性乳腺癌一线化疗的新兴标准;大规模随机Ⅲ期临床试验(TAX306)证实:较传统化疗方案(阿霉素+环磷酰胺),多西他赛+阿霉素具有更高的临床疗效,及更低的心脏毒性;BCIRG001临床研究证实:以艾素(多西他赛)为基础的术后辅助化疗方案(多西他赛/多柔比星/环磷酰胺)较目前标准的含蒽环类辅助化疗方案(FAC)更具优势,且化疗相关不良反应易于处理(n=1491);多西他赛是唯一疗效优于蒽环类药的单药;艾素(多西他赛)是目前卵巢癌的标准治疗方案;艾素(多西他赛),针对消化道肿瘤(胃癌)的临床探讨:Ⅱ期临床研究显示,多西他赛+顺铂+5-FU三药联合治疗胃癌的缓解率为30.6%……;艾素与进口多西紫杉醇的临床疗效比较,临床疗效和安全性方面无显著性差异;WBC、ANC不良反应发生率较进口产品组低,其他如过敏、外周水肿等,两组无显著性差异;艾素(多西他赛)是治疗以铂类为基础化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌活性最高的单药;多西他赛联合蒽环类是唯一欧盟批准用于一线治疗局部晚期或转移性乳腺癌的紫杉类联合化疗方案;以艾素(多西他赛)为基础的辅助化疗方案能提高早期乳腺癌患者生存率,并降低复发的危险性;多西他赛是唯一疗效优于蒽环类药的单药,在蒽环类治疗失败或蒽环类耐药的转移性乳腺癌患者中,多西他赛疗效确切;多西他赛与非蒽环类(顺铂、去甲长春花碱、卡培他滨)联合治疗乳腺癌,可产生较高的疗效,且不良反应轻微;艾素(多西他赛),优越的效价比,肿瘤临床治疗的首选等。 恒瑞公司没有证据证明其所宣传的上述内容具有事实依据。经国家药品监督管理局核准,恒瑞公司制造的“艾素(注射用多西他赛)”药品的适应症为晚期或转移性乳腺癌;晚期或转移性非小细胞肺癌,不包括原发和复发性卵巢癌及消化道肿瘤(胃癌)。经国家药品监督管理局核准,恒瑞公司制造的“艾素(注射用多西他赛)”药品适用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗,除非属于临床禁忌,先期治疗应包括蒽环类抗癌药、适用于使用过以顺铂为主的化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗,属于国家批准的二线治疗药品,并非一线治疗药品。恒瑞公司宣传册中关于非小细胞肺癌(NSCLC)疗效的实验数据、BCIRG001临床研究数据、TAX326、TAX320、TAX306临床研究数据,与阿文—蒂斯公司在先公布的“多西紫杉醇(泰索帝)”的同类实验数据基本相同。阿文—蒂斯公司制造的“多西紫杉醇(泰索帝)”,经国家药品监督管理局核准,可以同时适用于一线和二线治疗。 恒瑞公司向经销商散发了上述宣传册。 阿文—蒂斯公司为本案诉讼所支付的律师费、公证费、调查费共计人民币1,124,600余元。 原审法院认为: 一、阿文—蒂斯公司获得的两项专利是新产品制造方法的发明专利,制造同类产品的恒瑞公司未能举证证明其制造“艾素(注射用多西他赛)”产品的方法不同于阿文—蒂斯公司的两项发明专利的方法,恒瑞公司应当承担侵犯阿文—蒂斯公司两项专利权的民事责任。 (一)阿文—蒂斯公司提交的证据证明,在该公司申请93与95两项发明专利之前,国家没有颁发过多西他赛类药品的生产批准证书,也没有颁发过多西他赛类药品的进口批准证书,因此,阿文—蒂斯公司获得的两项专利是涉及新产品制造方法的发明专利。 (二)根据恒瑞公司制作的“艾素(注射用多西他赛)”产品及其说明书和宣传册,可以认定恒瑞公司制造的“艾素(注射用多西他赛)”是同类产品。依照《专利法》的规定,制造同类产品的恒瑞公司应当提供其产品制造方法不同于阿文—蒂斯公司专利方法的证明。但是,恒瑞公司没有提供此类证明。 1.恒瑞公司在一审法院证据保全时,拒不提供此类证明。本案中,证据保全的意义在于最为客观、真实地固定恒瑞公司制造“艾素(注射用多西他赛)”产品方法的证据。然而恒瑞公司在证据保全时拒不提交其制造“艾素(注射用多西他赛)”产品方法的证据,而是在事后提交经过其“补记”的证据,且这些事后提交的证据也没有完整地显示其制造方法。 2.《技术鉴定报告书》不能免除恒瑞公司的举证责任。首先,阿文—蒂斯公司93专利涉及侧链酸专利技术特征,《技术鉴定报告书》没有排除恒瑞公司制造的样品中包含专利侧链酸的可能性,而阿文—蒂斯公司认为技术鉴定中所作的检测显示样品中含有专利侧链酸,即样品中包含专利侧链酸和非专利侧链酸(二甲基侧链酸)的混合物。阿文—蒂斯公司委托的同一家检测机构所作的检测进一步证实样品中含有专利侧链酸。一审庭审中,恒瑞公司对阿文—蒂斯公司提交检测的“艾素(注射用多西他赛)”样品来源提出质疑。但是,阿文—蒂斯公司提交检测的样品的身份已经检测机构通过技术手段予以确认,样品的来源不会影响检测的结论。一审庭审中,鉴定专家认为二甲基侧链酸与吡啶成盐时也会出现专利侧链酸的质谱信号。鉴定专家对如何计算得出质谱信号值未作解释。阿文—蒂斯公司认为根据公知的氮规律,不使用专利侧链酸,在样品中不会出现相应的质谱信号。阿文—蒂斯公司的解释更为合理。其次,阿文—蒂斯公司95专利涉及多西他赛三水合物的制造方法,技术鉴定中没有检测恒瑞公司制造的样品是三水合物还是无水合物,即得出样品是无水合物的意见,显然是缺乏事实依据的。鉴于技术鉴定中没有排除样品使用专利侧链酸的可能性,也没有对样品进行是否含有三水合物的检测,《技术鉴定报告书》第(1)、(2)项关于恒瑞公司制造多西他赛产品的方法未落入阿文—蒂斯公司93专利及95专利保护范围的结论,缺乏事实依据,不予采用。 (三)恒瑞公司的辩解不合理。恒瑞公司制造的“艾素(注射用多西他赛)”产品是用于治疗癌症的药品,无论是根据国家法令法规,还是按照行业的惯例和常理,恒瑞公司理应具备制造“艾素(注射用多西他赛)”产品方法的书面材料,恒瑞公司辩解出于保密需要而不具备书面材料,对其辩解不予采信。 二、恒瑞公司制作并散发“艾素(注射用多西他赛)”产品宣传册的行为构成对阿文—蒂斯公司的不正当竞争,应当承担侵权的民事责任。 1.恒瑞公司没有证据证明:(1)其制造的“艾素(注射用多西他赛)”药品的适应症包括原发和复发性卵巢癌及消化道肿瘤(胃癌);(2)该药品属于国家批准的一线治疗药品;(3)其经过试验取得非小细胞肺癌(NSCLC)疗效的实验数据,BCIRG001临床研究数据,TAX326、TAX320、TAX306临床研究数据。恒瑞公司在宣传册中的上述宣传都是引人误解的虚假宣传。 2.恒瑞公司制作并散发的“艾素(注射用多西他赛)”产品宣传册中,将其制造的“艾素(注射用多西他赛)”产品与阿文—蒂斯公司制造的“多西紫杉醇(泰索帝)”产品的功效和安全性进行毫无事实依据的直接比较,其行为的实质在于虚构“艾素(注射用多西他赛)”产品的优点和“多西紫杉醇(泰索帝)”产品的缺点,进而贬低“多西紫杉醇(泰索帝)”产品,构成捏造、散布虚假事实,损害阿文—蒂斯公司商业信誉、商品声誉的不正当竞争行为。 恒瑞公司应当承担停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉的民事责任。东信药房销售依照阿文—蒂斯公司专利方法直接获得的产品,构成侵权,应当承担停止侵权的民事责任。 综上,原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十七条第二款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条、第十四条、第二十条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(一)、(七)、(十)项之规定,判决:一、被告恒瑞公司停止对原告阿文—蒂斯公司取得的93专利、95专利两项发明专利权的侵犯;二、被告恒瑞公司停止对原告阿文—蒂斯公司的不正当竞争行为;三、被告恒瑞公司自本判决生效之日起三十日内,就其实施的不正当竞争行为,在《中国医药报》、《法制日报》的显著位置上向原告阿文—蒂斯公司公开赔礼道歉,内容须经本院审定;四、被告恒瑞公司自本判决生效之日起十日内,赔偿原告阿文—蒂斯公司经济损失人民币400,000元;五、被告恒瑞公司自本判决生效之日起十日内,赔偿原告阿文—蒂斯公司因本案诉讼而支付的合理费用人民币100,000元;六、被告东信药房停止销售被告恒瑞公司制造的“艾素(注射用多西他赛)”产品。一审案件受理费人民币10,010元、鉴定费人民币80,000元,均由被告恒瑞公司负担。 判决后,恒瑞公司不服,向本院提起上诉,请求:一、撤销一审判决;二、依法确认阿文—蒂斯公司基于93专利提起的侵权诉讼以及阿文—蒂斯公司在本案中提起的不正当竞争诉讼,不属于本案审理范围,告知阿文—蒂斯公司可以另行向有管辖权的法院起诉;三、依法驳回阿文—蒂斯公司基于95专利提起的全部一审诉讼请求。上诉人恒瑞公司上诉的主要理由是: 第一,一审法院审判程序违法。 1.本案涉及三个诉,第一个诉是针对93专利的侵权之诉,第二个诉是针对95专利的侵权之诉,第三个诉是不正当竞争之诉,一审法院将三个诉合并审理违反诉讼程序。 阿文—蒂斯公司实际是指控东信药房销售的“艾素”是“多西他赛三水合物”,第一个诉中涉讼事实与行为仅与恒瑞公司有关,与东信药房无关,根据民事诉讼法关于共同诉讼的规定,与东信药房无关的第一个诉不属于本案共同诉讼的诉讼标的和审理范围。并且,一审法院对第一个诉也无管辖权。 第三个诉单独指向恒瑞公司,不涉及东信药房,不能将该诉主张并入针对恒瑞公司与东信药房提出的共同侵权诉讼当中。一审法院对第三个诉也无管辖权。 2.在中国销售的进口“泰索帝”多西紫杉醇注射液药品并非由被上诉人阿文—蒂斯公司生产或者销售到中国,故上诉人恒瑞公司与被上诉人阿文—蒂斯公司之间在中国市场上不存在竞争关系,阿文—蒂斯公司不具备提起本案不正当竞争之诉的主体资格。 第二,一审判决对93专利侵权之诉在实体审理方面存在错误。 1.93专利有两项独立权利要求,阿文—蒂斯公司是以该专利独立权利要求2作为第一个诉的诉讼依据的,故应当先由阿文—蒂斯公司举证证明恒瑞公司在生产“多西他赛”时使用了93专利权利要求1所述的化合物作为原料,然后恒瑞公司才需要针对相关制造方法承担倒置的举证责任。由于阿文—蒂斯公司未能举证证明恒瑞公司使用了93专利权利要求1所述化合物,故其应承担败诉的后果。 2.《技术鉴定报告书》关于“艾素”产品生产工艺未落入93专利的保护范围的结论,完全符合事实,应予以采信。阿文—蒂斯公司依据其单方送检所获的检测报告否定《技术鉴定报告书》的鉴定结论,不能成立。 第三,在95专利侵权之诉中,阿文—蒂斯公司并未完成其法定在先的举证义务,恒瑞公司依法不需要承担倒置的举证责任。 95专利侵权之诉是涉及新产品“多西他赛三水合物”制造方法发明专利的侵权之诉,主张权利的阿文—蒂斯公司首先应当证明被控侵权产品与专利方法生产的产品是“同样产品”,但阿文—蒂斯公司并未证明恒瑞公司生产的产品是与95专利直接获得的产品相同的“多西他赛三水合物”产品。 恒瑞公司向一审法院提交了记载有完整的“艾素”原料药生产工艺的全套“艾素”药品审批资料,其中载明的生产工艺与恒瑞公司实际使用工艺方法之间的一致性,已由鉴定机构按照经过一审法院和阿文—蒂斯公司认可且在其监督和参与下操作的现场勘验方案予以查验确认,并得出两者相符的结论。恒瑞公司提供的生产工艺资料所载明的生产工艺不涉及95专利所保护的技术方案。鉴定专家现场勘验认定恒瑞公司采用的是色谱纯化工艺,不涉及三水合物的制备,终产品中并不包含有结合水。 被上诉人阿文—蒂斯公司辩称,第一,一审法院对三个诉均有管辖权。根据民事诉讼法第三十八条的规定,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出;根据民事诉讼法第二百四十五条的规定,涉外民事诉讼的被告对人民法院的管辖不提出异议并应诉答辩的,视为承认该人民法院为有管辖权的法院。上诉人恒瑞公司在一审中没有对一审法院的管辖权提出异议并且进行了应诉和答辩,恒瑞公司已经承认了一审法院的管辖权。第二,进口多西紫杉醇注射液药品的《进口药品注册证》是被上诉人阿文—蒂斯公司的,被上诉人的药品在中国销售,且与上诉人恒瑞公司的产品存在同业竞争关系。被上诉人是进口“泰索帝”多西紫杉醇注射液药品在中国市场上的实际经营者。即使不是生产商或者销售商,但只要是经营者就可以成为不正当竞争之诉的适格主体。第三,一审法院对于93专利和95专利的举证责任的分配是完全正确的,恒瑞公司没有尽到举证责任。另外,阿文—蒂斯公司认为《技术鉴定报告书》没有排除恒瑞公司样品中含有专利侧链酸的可能性,并向本院申请对恒瑞公司样品进行补充鉴定。 原审被告东信药房没有答辩意见。 二审中,上诉人恒瑞公司向本院提供了4份证据材料。第一,上海医药工业研究院出具的《上海医药工业研究院的分析报告》,该份证据材料要证明被上诉人根据清华大学分析中心所得检测报告所作的推论是错误的,上诉人的样品中不含有专利侧链酸。第二,(2007)京证经字第00072号公证书及所附材料,该份证据材料要证明多西他赛和多西他赛三水合物是两种不同的化合物。第三,(2006)京证经字第0178号公证书及相应材料;第四,经公证、认证的英国Rhone Poulenc Rorer Limited(罗纳普朗克·乐安有限公司)的工商登记资料。该第三与第四份证据材料均是要证明英国的罗纳普朗克·乐安有限公司,为有限责任公司,具有独立法人资格。 经质证,被上诉人阿文—蒂斯公司表示对第一与第二份证据材料的真实性无法确认。被上诉人确认英国的罗纳普朗克·乐安有限公司是具有独立法人资格的公司,但认为第三份证据材料的证明方式不对。被上诉人对第四份证据材料的真实性与关联性均予以确认。 本院认为,上诉人恒瑞公司提供的第一份证据材料与本案案件事实的关联性有待证实,上诉人提供的第二份证据材料也与本案案件事实无关联性,故对上诉人提供的第一与第二份证据材料不予采纳。另外,对于多西他赛和多西他赛三水合物是两种不同的化合物的事实,无需其他证据证明,本院予以确认。被上诉人对第三、第四份证据材料的真实、关联性与合法性均未提供异议,且被上诉人阿文—蒂斯公司对第三、第四份证据材料所要证明的事实已经予以确认,故本院对第三及第四份证据材料予以采信。 二审中,被上诉人阿文—蒂斯公司及原审被告东信药房均未向本院提供证据材料。 经审理查明,1997年12月25日中华人民共和国卫生部药政管理局颁发编号为X970473与X970474的《进口药品注册证》,该证上的药厂(公司)名称栏记载:May and Baker Ltd.(英国);产品名称栏记载:多西紫杉醇(泰索帝)。2001年9月8日国家药品监督管理局颁发编号为X20010340与X20010341的《进口药品注册证》,该证上的公司名称栏记载:Rhone Poulenc Rorer S.A.(法国);药品名称栏记载:多西紫杉醇注射液;生产厂栏记载:Rhone Poulenc Rorer(英国)。其中,公司名称栏记载的Rhone Poulenc Rorer S.A.(法国)为被上诉人阿文—蒂斯公司的原公司名称。故一审法院关于在中国市场上销售的进口药品“多西紫杉醇(泰索帝)注射剂”由阿文—蒂斯公司制造的认定有误,一审法院查明的其他事实基本属实。 另查明,进口“泰索帝”多西紫杉醇注射液药品说明书上记载的制造商—(英国)罗纳普朗克·乐安公司(Rhone Poulenc Rorer)为有限责任公司,具有独立法人资格。将“泰索帝”多西紫杉醇注射液药品从境外销售到中国的是英国的阿文—蒂斯药物有限公司(AVENTIS PHARMA LTD),被上诉人阿文—蒂斯公司没有提供证据证明其作为销售商直接从境外将“泰索帝”多西紫杉醇注射液药品销到中国。 一审程序中双方当事人所称的专利侧链酸是指93专利权利要求1所限定的化合物,即93专利独立权利要求2中制备塔三烷衍生物的新的起始物;二甲基侧链酸是指《技术鉴定报告书》中图6所示结构的化合物,亦即《技术鉴定报告书》中认定的恒瑞公司制造多西他赛的起始物。 93专利独立权利要求2中所称塔三烷衍生物是多西他赛的上位概念,多西他赛属于一种具体的塔三烷衍生物。多西他赛与多西紫杉醇系同一药物产品;95专利“新型丙酸紫杉烯酯三水合物的制备方法”是制备多西他赛三水合物的方法,需先制备多西他赛,然后再由多西他赛制备多西他赛三水合物。 进口药“泰索帝”多西紫杉醇注射液一词中,多西紫杉醇注射液为药品名称,“泰索帝”为商标。恒瑞公司制造销售的“艾素(注射用多西他赛)”药品名称中,“艾素”为商品名,注射用多西他赛为药品名称。 一审证据保全时恒瑞公司提供的《多西他赛主链岗位原始记录》,仅其中的10-DNA结构式和侧链酸结构式是补记的,且是根据证据保全法官的要求,对原始记录中的代号进行的说明。证据保全时,恒瑞公司主动要求提供样品,阿文—蒂斯公司以未申请保全样品为由予以拒绝;关于恒瑞公司在证据保全时称无书面生产操作规程,恒瑞公司当时还陈述“刚才说操作规程是口头的,是说我们按照向SDA申报资料中操作的,不属于规范”。 一审庭审过程中,当发现技术鉴定机构现场勘验样品取样不足,不能对样品是否含水进行检测时,阿文—蒂斯公司拒绝当天下午到上诉人恒瑞公司处提取样品。 一审庭审过程中,阿文—蒂斯公司就《技术鉴定报告书》中的有关质谱信号提出疑问,并由此认为《技术鉴定报告书》没有排除恒瑞公司样品中含有专利侧链酸的可能性。技术鉴定机构的鉴定专家对相关技术问题进行了解释,并认为阿文—蒂斯公司的观点不能成立。 一审庭审过程中,针对阿文—蒂斯公司提交的其单方委托清华大学分析中心出具的《NMR检测报告》与《质谱组检测报告》,技术鉴定机构的鉴定专家认为,该两份检测报告不能证明阿文—蒂斯公司想要证明的问题。 技术鉴定机构根据一审法院移交的鉴定材料,结合现场勘验所见的恒瑞公司的有关技术资料,以及对现场取样的检测分析,作出了相关技术鉴定结论。阿文—蒂斯公司的代理人及其技术人员参与了技术鉴定机构在恒瑞公司进行的现场勘验过程,包括检测样品提取的过程。 一审法院向技术鉴定机构移交的技术鉴定材料包括:(1)阿文—蒂斯公司提交的证据材料一册;(2)恒瑞公司提交的证据材料一册;(3)一审法院到恒瑞公司证据保全的材料一册;(4)一审法院到卫生部调取的材料一册(包括向国家药品监督管理局提交的新药证书/生产申请表、多西他赛生产工艺的试验资料及文献资料、多西他赛结构确证的试验资料及文献资料等材料)。 原审被告上海东信药房名称已变更为上海国大东信药房有限公司(以下简称东信药房公司)。 本院认为: 一、本案涉及的93专利侵权之诉、95专利侵权之诉与不正当竞争之诉在二审中应当继续合并审理,上诉人恒瑞公司的相应上诉理由不能成立。理由如下: 第一,阿文—蒂斯公司指控东信药房公司销售“艾素(注射用多西他赛)”药品侵犯其涉案93专利与95专利,在法院未进行实体审理之前,并不能确定是否构成侵权,或是对哪一项专利构成侵权。93专利侵权之诉与95专利侵权之诉的诉讼标的是同一种类的,且两诉的当事人相同,一审法院又对两诉均有管辖权,故93专利侵权之诉与95专利侵权之诉依法可以合并审理; 第二,虽然本案中的不正当竞争之诉的诉讼标的、被告与两个专利侵权之诉不同,且原审法院本来对不正当竞争之诉无管辖权,但基于以下两点原因,二审程序中仍然可以继续将不正当竞争之诉与两个专利侵权之诉合并审理:一是恒瑞公司在一审程序中由两位专业律师代理诉讼,其应当知道民事诉讼法有关管辖及合并审理的规定,但其没有提出相关异议。且根据民事诉讼法第三十八条、第二百四十五条的规定,由于恒瑞公司未在法定期限内提出管辖权异议,故应当视为承认原审法院对本案中的不正当竞争之诉有管辖权。二是如果裁定撤销原审法院关于不正当竞争之诉的判决,并将该诉移送其他有管辖权的法院审理,不仅会增加当事人讼累,耗费更多的司法资源,而且会造成不必要的诉讼迟延。 二、阿文—蒂斯公司关于93专利独立权利要求2的侵权指控不能成立。理由如下: 第一,《技术鉴定报告书》的鉴定结论应当予以采信。一审法院委托科学技术部知识产权事务中心对涉案技术问题进行技术鉴定,程序合法,且阿文—蒂斯公司的代理人与技术人员亦参与了技术鉴定机构在恒瑞公司进行的现场勘验过程,包括送检样品的提取过程。对技术鉴定机构出具的《技术鉴定报告书》的鉴定结论,阿文—蒂斯公司并没有提供足以推翻鉴定结论的证据与理由,故《技术鉴定报告书》的鉴定结论应当予以采信。 第二,阿文—蒂斯公司委托清华大学分析中心出具的检测报告不能推翻《技术鉴定报告书》的鉴定结论。因为阿文—蒂斯公司提交清华大学分析中心做检测的样品是其单方提供的样品,并非恒瑞公司制造的样品,因此,即使阿文—蒂斯公司认为根据清华大学分析中心出具的《NMR检测报告》和《质谱组检测报告》,能够推论出阿文—蒂斯公司提交的样品中含有专利侧链酸,也并不能得出恒瑞公司制造多西他赛的起始物质中含有专利侧链酸的结论。另外,一审庭审中,针对阿文—蒂斯公司提交的《NMR检测报告》和《质谱组检测报告》,技术鉴定机构的鉴定专家已明确陈述相应的检测不足以证明阿文—蒂斯公司想要证明的问题。 另外,《技术鉴定报告书》已经明确认定恒瑞公司制造多西他赛的起始物质是二甲基侧链酸,而非专利侧链酸。阿文—蒂斯公司认为《技术鉴定报告书》没有排除恒瑞公司样品中含有专利侧链酸的可能性,申请对恒瑞公司的样品进行补充鉴定,本院不予准许。 第三,证据保全时恒瑞公司没有提供全部产品制造方法、没有提供书面生产操作规程,不能成为认定恒瑞公司构成专利侵权的理由。 新产品制造方法发明专利侵权纠纷中,在要求被控侵权人承担证明其制造方法不同于专利方法的举证责任时,应顾及被控侵权人合法商业秘密的保护。并非要求被控侵权人提供制造其产品的全部制造方法,而应当将被控侵权人提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内,以足以证明其产品制造方法与专利权人的专利方法不同为必要。只要被控侵权人能够证明其产品制造方法的技术方案中有一项技术特征与专利方法技术方案中相应技术特征既不相同也不等同,专利权人的侵权指控就不能成立。 一审证据保全时,恒瑞公司向法院提供了《多西他赛主链岗位原始记录》,技术鉴定机构根据包括该份证据在内的鉴定材料,已经认定恒瑞公司制造多西他赛方法中起始物技术特征与93专利独立权利要求2方法中起始物技术特征不相同不等同,故现有的证据已经证明恒瑞公司制造多西他赛的方法不同于93专利独立权利要求2的方法。恒瑞公司在证据保全时未提供其制造“艾素(注射用多西他赛)”产品的完整方法,恒瑞公司在证据保全时即使有书面的生产操作规程而未向法院提供,均不能成为认定恒瑞公司未尽举证义务,进而认定其构成侵权的理由。 上诉人恒瑞公司关于93专利有两项独立权利要求,被上诉人阿文—蒂斯公司是以该专利独立权利要求2作为第一个诉的诉讼依据的,应当先由阿文—蒂斯公司举证证明恒瑞公司在生产“多西他赛”时使用了93专利权利要求1所述的化合物作为原料的上诉理由,并无法律依据。阿文—蒂斯公司主张权利的93专利的独立权利要求2是制造多西他赛(一种具体的塔三烷衍生物)的方法,只要阿文—蒂斯公司举证证明了恒瑞公司制造的产品是相同的多西他赛产品,且说明依据93专利独立权利要求2直接获得的多西他赛产品为新产品,证明恒瑞公司制造多西他赛的方法不同于93专利独立权利要求2的举证责任就需倒置由恒瑞公司承担。当然,如前所述,本案的现有证据(包括恒瑞公司的举证以及《技术鉴定报告书》)已经证明恒瑞公司制造多西他赛产品方法的技术方案没有落入93专利独立权利要求2的保护范围。 三、阿文—蒂斯公司关于95专利的侵权指控不能成立。理由如下: 第一,阿文—蒂斯公司未举证证明恒瑞公司制造了多西他赛三水合物,应承担不利的诉讼后果。 新产品制造方法发明专利侵权纠纷中,在认定依专利方法直接获得的产品为新产品的前提条件下,首先需要由专利权人举证证明被控侵权人生产的产品与依专利方法直接获得的产品是同样的产品,然后才能倒置由被控侵权人承担证明其制造同样产品的方法不同于专利方法的举证责任。 在认定依95专利方法直接获得的多西他赛三水合物是新产品的前提条件下,应当首先由阿文—蒂斯公司举证证明恒瑞公司制造了多西他赛三水合物,然后才能倒置由恒瑞公司承担证明其生产同样多西他赛三水合物的方法不同于95专利方法的举证责任。阿文—蒂斯公司尚未举证证明恒瑞公司制造了多西他赛三水合物。一审法院以恒瑞公司生产的产品为同类产品为由,要求恒瑞公司承担举证责任证明其生产同类产品的方法不同于95专利方法,没有法律依据。 在证据保全时,恒瑞公司主动要求提供样品,阿文—蒂斯公司以未申请保全样品为由予以拒绝;阿文—蒂斯公司作为当事人一方参与了恒瑞公司现场勘验时样品的提取过程,由于提取样品数量有限,导致不能对样品是否是三水合物进行检测;一审庭审中,阿文—蒂斯公司再次拒绝当天下午到恒瑞公司处提取样品。由于应由阿文—蒂斯公司承担证明恒瑞公司生产的产品是多西他赛三水合物的举证责任,在阿文—蒂斯公司丧失机会证明恒瑞公司生产的产品是多西他赛三水合物的情况下,阿文—蒂斯公司应当承担相应举证不能的不利诉讼后果。 第二,《技术鉴定报告书》已明确认定侵权指控不能成立。 多西他赛三水合物的制备过程是需先制备多西他赛,然后再由多西他赛制备多西他赛三水合物。如果恒瑞公司制造的多西他赛终产品是多西他赛三水合物,其必然在制备多西他赛工艺结束后,存在相应由多西他赛制备多西他赛三水合物的工艺。技术鉴定机构依据包括恒瑞公司申报新药的报批文件及证据保全时保全的《多西他赛主链岗位原始记录》等证据在内的鉴定材料,并结合现场勘验所见的情况,已经明确认定恒瑞公司制备多西他赛产品的后处理技术采用的是色谱纯化工艺,不涉及多西他赛三水合物的制备。故尽管技术鉴定机构没有对恒瑞公司制造的多西他赛样品是三水合物还是无水合物进行过检测,但技术鉴定机构认定恒瑞公司的生产工艺中不涉及三水合物的制备,因而其多西他赛终产品并非三水合物,理由是充分的。 由于《技术鉴定报告书》已明确认定恒瑞公司的多西他赛终产品中不包含有结合水,相应生产工艺中不涉及多西他赛三水合物的制备。故即使举证责任倒置,由恒瑞公司举证证明其没有使用95专利方法,现有证据也已经证明恒瑞公司所使用的方法没有落入95专利的保护范围。 四、阿文—蒂斯公司的不正当竞争指控成立,恒瑞公司应当承担相应的法律责任。理由如下: 第一,阿文—蒂斯公司是适格的不正当竞争之诉的诉讼主体。 市场竞争中的竞争主体应作广义理解,经营者不要求一定是生产商或者销售商。本案中,被上诉人阿文—蒂斯公司是相应《进口药品注册证》的持证人,对在中国市场上销售的“泰索帝”多西紫杉醇注射液药品有利害关系,阿文—蒂斯公司应当被认定为是相应进口药品在中国市场上的经营者,故阿文—蒂斯公司作为本案不正当竞争之诉的诉讼主体是适格的。上诉人恒瑞公司关于阿文—蒂斯公司不具备提起本案不正当竞争之诉主体资格的上诉理由不能成立。 第二,恒瑞公司的行为构成不正当竞争。 一审法院认定恒瑞公司制作散发产品宣传册的行为构成不正当竞争是正确的,上诉人恒瑞公司在上诉中对其相应行为构成不正当竞争也未提出任何异议,故应当认定恒瑞公司的相应行为构成不正当竞争,并根据恒瑞公司不正当行为的性质、情节、时间、影响范围等因素酌情确定其应当承担的民事责任。 综上所述,阿文—蒂斯公司关于涉案两项专利侵权指控不能成立,应当撤销一审法院关于93专利、95专利侵权之诉的判决,驳回阿文—蒂斯公司的相应诉讼请求。恒瑞公司制作散发其产品宣传册的行为,对阿文—蒂斯公司构成不正当竞争,恒瑞公司应当承担停止不正当竞争行为、登报公开赔礼道歉、赔偿经济损失的民事责任。本案一审案件受理费计算有误,应予以纠正。依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、第五十七第第二款,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、第一百五十三条第一款第(二)项、第一百五十七条、第一百五十八条之规定,判决如下: 一、维持上海市第二中级人民法院(2003)沪二中民五(知)初字第56号民事判决的第(二)、(三)项,即(二)被告江苏恒瑞医药股份有限公司停止对原告阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)的不正当竞争行为;(三)被告江苏恒瑞医药股份有限公司自本判决生效之日起三十日内,就其实施的不正当竞争行为,在《中国医药报》、《法制日报》的显著位置上向原告公开赔礼道歉,内容须经本院审定。 二、撤销上海市第二中级人民法院(2003)沪二中民五(知)初字第56号民事判决的第(一)、(四)、(五)、(六)项,即(一)被告江苏恒瑞医药股份有限公司停止对原告阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)取得的“制备塔三烷衍生物的新起始物和其用途”(专利号:ZL93118203.4)、“新型丙酸紫杉烯酯三水合物的制备方法”(专利号:ZL95193984.X)两项发明专利权的侵犯;(四)被告江苏恒瑞医药股份有限公司自本判决生效之日起十日内,赔偿原告阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)经济损失人民币400,000元;(五)被告江苏恒瑞医药股份有限公司自本判决生效之日起十日内,赔偿原告阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)因本案诉讼而支付的合理费用人民币100,000元;(六)被告上海东信药房停止销售被告江苏恒瑞医药股份有限公司制造的“艾素(注射用多西他赛)”产品。 三、上诉人江苏恒瑞医药股份有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿被上诉人阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)包括为制止不正当竞争行为所支付合理费用在内的经济损失人民币10万元。 四、被上诉人阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)的其余诉讼请求不予支持。 负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案一审案件受理费人民币18,133元,由上诉人江苏恒瑞医药股份有限公司负担人民币5,370元,由被上诉人阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)负担人民币12,763元;鉴定费人民币80,000元,由被上诉人阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)负担。本案二审案件受理费人民币18,133元,由上诉人江苏恒瑞医药股份有限公司负担人民币5,370元,由被上诉人阿文—蒂斯药物股份有限公司(AVENTIS PHARMA S.A.)负担人民币12,763元。 本判决为终审判决。 审 判 长 张晓都
审 判 员 于金龙代理审判员 王静二○○七年五月三十日 书 记 员 周洁筠

年度: